東京高等裁判所 平成１０年（行ケ）２３４号 判決 1999年6月23日
東京都港区元赤坂１丁目２番７号
原告
鹿島建設株式会社
代表者代表取締役
梅田貞夫
大阪市中央区北浜東１番２９号
原告
三晶株式会社
代表者代表取締役
溝手敦信
上記両名訴訟代理人弁理士
和田憲治
東京都千代田区霞が関３丁目４番３号
被告
特許庁長官 伊佐山建志
指定代理人
高梨操
同
唐戸光雄
同
後藤千恵子
同
小林和男
主文
特許庁が、平成９年異議第７１９７２号事件について、平成１０年６月１７日にした特許異議の申立てについての決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた判決
１ 原告ら
主文と同旨
２ 被告
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
(1) 原告らは、平成３年１１月２２日、名称を「コンクリートの分離防止用混和剤」とする発明（以下「本件発明」という。）につき、特許出願をし（特願平３－３３４１６７号）、平成８年８月８日に特許（特許第２５４９５８９号）の設定登録を受けた。
訴外大成建設株式会社は、平成９年４月２８日、本件発明につき、特許異議の申立てをした。
特許庁は、同異議の申立てを平成９年異議第７１９７２号事件として審理した上、平成１０年６月１７日、「特許第２５４９５８９号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、同年７月６日、原告らに送達された。
(2) 原告らは、平成１０年１２月１６日、本件明細書の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を平成１０年審判第３９０８５号事件として審理した上、平成１１年４月１２日、「特許第２５４９５８９号発明の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決（以下「訂正審決」という。）をし、その謄本は、同年５月１２日、原告らに送達された。
２ 訂正審決前の本件発明の特許請求の範囲の記載
１．菌体番号Alcaligenes ＡＴＣＣ31555の菌種によって産出する微生物醗酵多糖類からなるコンクリートの分離防止用混和剤。
２．菌体番号Alcaligenes ＡＴＣＣ31555の菌種によって産出する微生物醗酵多糖類と、他のコンクリート分離防止用の水溶性高分子とからなるコンクリートの分離防止用混和剤。
３ 訂正審決後の本件発明の特許請求の範囲の記載
菌体番号Alcaligenes ＡＴＣＣ31555の菌種によって産出する一般式“化１”で示される微生物醗酵多糖類と、他のコンクリート分離防止用の水溶性高分子とからなる、スランプフロー値が５０ｃｍ以上の高流動コンクリートの分離防止用混和剤。
〔化１〕
<省略>
（注、下線部分が訂正個所である。なお、訂正審決前の特許請求の範囲第２項は削除された。）。
４ 本件決定の理由の要旨
本件決定は、本件発明の要旨を、前示のとおり、訂正審決前の特許請求の範囲請求項１～２の記載のとおりと認定した上、請求項１に記載された発明（以下「本件発明１」という。）が、特開昭６３－３１５５４７号公報（以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用例発明」という。）と同一であるから、特許法２９条１項３号の規定に該当し、請求項２に記載された発明（以下「本件発明２」という。）が、引用例発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法２９条２項の規定に違反し、したがって、本件発明に係る特許は、同法１１３条１項２号の規定により、取り消すべきものであるとした。
第３ 当事者の主張の要点
１ 原告ら
本件決定が、前示のとおり、本件発明の要旨を訂正審決前の特許請求の範囲の記載のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により本件発明の特許請求の範囲が前示のとおり訂正されたため、誤りに帰したこととなるので否認する。
本件決定が、上記のとおり、本件発明の要旨の認定を誤った瑕疵は、その結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、本件決定は違法として取り消されなければならない。
２ 被告
本件決定における本件発明の要旨の認定が、訂正審決の確定により、誤りに帰したことは認める。
第４ 当裁判所の判断
訂正審決の確定により、本件発明の特許請求の範囲が前示のとおり訂正されたこと、この訂正によって、本件決定が本件発明の要旨を訂正審決前の特許請求の範囲の記載のとおりと認定したことが、結果的に誤りとなったことは、当事者間に争いがない。
そうすると、本件決定が、この要旨認定を前提として、本件発明１について引用例発明と同一であると判断し、本件発明２について引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断したことは、いずれも誤りであり、これらの点等について、訂正審決後の特許請求の範囲の記載に基づき、更に審理を尽くす必要があるから、本件決定は、取消しを免れない。
よって、原告らの本訴請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 田中康久 裁判官 石原直樹 裁判官 清水節）