東京高等裁判所平成１１年（行ケ）３６８号判決 2000年12月25日

原告

石川島播磨重工業株式会社

代表者代表取締役

【Ａ】

訴訟代理人弁護士

近藤恵嗣

同弁理士

荒崎勝美

被告

日本ロール製造株式会社

代表者代表取締役

【Ｂ】

訴訟代理人弁護士

増岡章三

同

増岡研介

同

片山哲章

同弁理士

早川政名

同

長南満輝男

同

細井貞行

同

石渡英房

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１当事者の求めた裁判

１　原告

特許庁が、平成１０年審判第３５１２６号事件について、平成１１年９月９日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

２　被告

主文と同旨

第２当事者間に争いのない事実

１　特許庁における手続の経緯

被告は、名称を「６本ロールカレンダーの構造及び使用方法」とする特許第１７３５１７９号発明の特許権者である。

上記特許は、昭和６０年７月５日に出願され、平成５年２月１７日に設定登録がされた後、平成９年２月２６日に願書に添附した明細書及び図面の訂正を認める訂正審決が確定したものである。

原告は、平成１０年３月３１日に被告を被請求人として、上記訂正審決に係る訂正明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本件第１発明」という。）及び請求項２に記載された発明（以下「本件第２発明」という。）に係る特許につき無効審判の請求をした。

特許庁は、同請求を平成１０年審判第３５１２６号事件として審理した上、平成１１年９月９日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年１０月２５日、原告に送達された。

２　発明の要旨

(1) 　本件第１発明の要旨

(2) 　本件第２発明の要旨

ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２とを略水平に並列し、該第二ロールＲ２の下側または上側に第三ロールＲ３を第二ロールＲ２と平行でかつ第一ロールＲ１方向と略直交状に配置し、該第三ロールＲ３の横側で第一ロールＲ１と反対側位置に第四ロールＲ４を第三ロールＲ３と略水平でかつ第二ロールＲ２方向と略直交状に並置し、この第四ロールＲ４の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側位置にロール軸交叉装置を備えた第五ロールＲ５を第四ロールＲ４と略平行でかつ第三ロールＲ３方向と略直交状に配置し、更に第五ロールＲ５の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側位置にロール間隙調整装置を有する第六ロールＲ６を第四ロールＲ４及び第五ロールＲ５と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に設置し、各ロール周速を第一ロールＲ１から順次後方に行くに従って速くした６本ロールカレンダーの構造において、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２との間に高分子材料を投入して両ロール間で圧延し、これを第二ロールＲ２のロール表面に沿って後方に送り、次に第二ロールＲ２と第三ロールＲ３との間で圧延して、順次第三ロールＲ３と第四ロールＲ４との間で圧延し、更に第四ロールＲ４と第五ロールＲ５との間で圧延して、最後に第五ロールＲ５と第六ロールＲ６との間で圧延する各ロール間でバンクの回転が順次反対方向となることを特徴とする６本ロールカレンダーの使用方法。

３　審決の理由

審決は、別添審決書写し記載のとおり、①本件第１発明が、昭和４９年８月１日発行の「PLASTICS AGE」第２０巻８月号９３～９８頁（審判甲第１号証、本訴甲第３号証、以下「引用例１」という。）、同年６月１日発行の「PLASTICS AGE」第２０巻６月号１０１～１０６頁（審判甲第２号証、本訴甲第４号証、以下「引用例２」という。）及び特開昭５１－１４４４５９号公報（審判甲第３号証、以下「引用例３」という。）記載の各発明並びに周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたということはできず、②本件第１発明が、１９７４年（昭和４９年）１月発行の「Modern Plastics International」第４巻１号１８～２１頁（審判甲第５号証、本訴甲第５号証）、引用例１及び特公昭４９－４４５８６号公報（審判甲第４号証、本訴甲第８号証、以下「引用例４」という。）並びに周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたということはできず、③本件第２発明は、本件第１発明を普通に使用する方法であるから、①、②と同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたということはできず、④本件特許が、その出願人である被告において、真の発明者から特許を受ける権利を承継しないで出願し、特許を受けたものであるということはできず、⑤本件第１発明及び本件第２発明が、本件特許出願前に日本国内において公然知られた発明であるということもできないから、請求人（原告）の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件第１発明及び本件第２発明に係る特許を無効とすることはできないとした。

第３原告主張の審決取消事由

審決の理由中、本件第１発明及び本件第２発明の要旨の認定、並びに本件特許が、その出願人である被告において、真の発明者から特許を受ける権利を承継しないで出願し、特許を受けたものであるとすることはできないとする判断は認める。

審決は、本件第１発明についての進歩性の判断（審決の理由①）を誤り（取消事由１）、また、本件第１発明の公知性の判断（審決の理由⑤）を誤り（取消事由２）、さらに、本件第２発明についての進歩性及び公知性の判断（審決の理由③、⑤）を誤った（取消事由３）結果、本件第１発明及び本件第２発明に係る特許を無効とすることはできないとの結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。

１　取消事由１（本件第１発明についての進歩性判断の誤り）

(1) 　本件第１発明の６本ロールカレンダーの構造と引用例１に示されたＭ形５本ロールの構造とが、「①前者は、第五ロールの下側に第六ロールを設けているのに対し、後者は、第五ロールの下に第六ロールを設けていない点、②前者は、第五ロールにロール軸交叉装置を備えると共に、第六ロールにロール間隙調整装置を備えているのに対し、甲第１号証や甲第２号証には、第五ロールにロール軸交叉装置を設けることが記載されておらず、また、後者はロール間隙調整装置を備えている第六ロールを設けていない点、③前者は、各ロール周速を第一ロールから順次後方に行くに従って速くしているのに対して、甲第１号証や甲第２号証には各ロールの周速については記載されていない点で相違している」（審決書１０頁３行目～１５行目）ことは認める。

しかしながら、次のとおり、相違点①につき、Ｍ形５本ロールカレンダーに基づいて、その第５ロールの下側にロールを更に１本追加して本件第１発明のロール配置と同じ６本ロールカレンダーの構造とすることは、当業者において容易に想到することができたものである。また、相違点②、③については、第５ロールの下側に第６ロールを設けた結果、当業者が、技術常識に基づき、必要に応じて任意に行い得る程度のことにすぎず、実質的な相違点ということはできない。

したがって、審決が、「本件第１発明は、甲第１号証、甲第２号証及び甲第３号証（注、引用例１～３）記載の発明並びに本件特許の出願前より周知の事実に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとする・・・主張は理由がない」（審決書２８頁１行目～５行目）とした判断は誤りである。

(2) 　相違点①について

引用例１（甲第３号証）に「これから先、目的によってはさらに６本、７本とロールを増して・・・マルチロールカレンダ化も考えられる」（９５頁右欄１１行目～１３行目）との、また、引用例２（甲第４号証）に「ロールの本数を３本から４本５本と増してゆく＜多数ロールカレンダ方式＞」（１０１頁中欄８行目～１０行目）との記載があるとおり、カレンダーにおいて、必要に応じてロールの数を増やすことは、当業者の技術常識に属することであり、したがって、本件第１発明のロールの数がＭ形５本ロールカレンダーよりも１本多いことは、何ら発明的工夫を要するようなものではない。

また、Ｍ形５本ロールカレンダーにロールを１本追加する場合のロール配置について、その第５ロールの下側とすることは当業者が極めて容易に思いつく選択である。すなわち、カレンダーの変遷において、ロール数を増やす場合に、既存のロール配置の最終ロールの次に追加のロールを配置することは極めて一般的なことである。そして、４本ロールカレンダーにおいて逆Ｌ形（最終の第４ロールが第３ロールの下側であるロール配置）及びＺ形（最終の第４ロールが第３ロールの横側であるロール配置）がともに周知であったから、Ｍ形５本ロールカレンダーの最終ロール（第５ロール）の次にロールを１本追加するに際しても、その配置を第５ロールの下側とすること、又はその横側とすることは、ともに当業者が容易に思いつく自然な選択である。本件第１発明のロール配置はこのうちの下側に配置することを選択したものにすぎず、その着想が特別に困難であると考える理由は存在しない。

(3) 　相違点②について

(ア)　ロール軸交叉装置について

ロール軸交叉とは、ロール撓み等によりシートの厚みが中央部で厚く、端部で薄くなる傾向を補正するため、特定の隣接ロール間でロールの軸を交叉させてロール間の間隙を中央部で小さくし、端部で大きくすることである。

このような補正をした後に再びシートに不均一な厚みが生じては意味がないから、ロール軸交叉を最終のロール間隙で行うことは、当業者にとって自明な選択であり、そうすると、６本ロールカレンダーにおいては、第５ロールと第６ロールとの間でロール軸交叉を行うことが望ましいことになる。そして、そのためには、ロール軸交叉装置を第５ロールに設ける方法と第６ロールに設ける方法とが考えられるが、最終ロールである第６ロールに近接して引取りロールが設けられるから、第６ロールと引取りロールとの平行性を維持するために、第６ロールにはロール軸交叉装置を設けない方が望ましいということも、当業者に周知の事柄である。

したがって、６本ロールカレンダーにおいてロール軸交叉装置を設けるとすれば、第５ロールに設けることが最も望ましいことになる。すなわち、本件第１発明の第五ロールにロール軸交叉装置を備える構成は、ロール軸交叉装置について、当業者に自明な望ましい構成を特定しているにすぎない。

(イ)　ロール間隙調整装置について

ロール間隙調整装置は、特定の隣接ロール間の間隙を調整してシートの厚みを調節するものであるから、軸交叉と同様、最終のロール間隙を調整することは当業者に自明なことであり、そうすると、６本ロールカレンダーにおいては、第５ロールと第６ロールの間で間隙調整を行うことが望ましいことになる。そして、そのためには、ロール間隙調整装置を第５ロールに設ける方法と第６ロールに設ける方法とが考えられるが、第５ロールは第４ロールと第６ロールの双方との間に間隙を有するため、第５ロールにロール間隙調整装置を設けた場合には、第６ロールとの間隙のみを独立に調整できなくなるから、第５ロールではなく第６ロールにロール間隙調整装置を設けて、第５ロールとの間隙を調整することが望ましいことも当業者に自明なことである。

したがって、本件第１発明の第六ロールにロール間隙調整装置を備える構成も、当業者に自明な望ましい構成を特定しているにすぎない。

(ウ)　なお、本件第１発明の第１ロールと第２ロールを取り除くとＬ形又は逆Ｌ形の４本ロールカレンダーとなるが、Ｌ形や逆Ｌ形４本ロールカレンダーにおいて、第３ロールに軸交叉装置を設け、第４ロールに間隙調整装置を設けることは、昭和４４年９月発行の「石川島播磨技報」第９巻第５号５７１～５７９頁（甲第６号証、以下「周知例１」という。）の第５、第８図、１９６６年（昭和４１年）３月発行の「A NEW CONCEPT IN CALENDER DESIGN」１～５頁（甲第７号証、以下「周知例２」という。）の第５図、特公昭４９－４４５８６号公報（甲第８号証、以下「周知例３」という。）の第１、第２図、昭和５２年９月発行の「工業材料」第２５巻第９号８１～８５頁（甲第９号証、以下「周知例４」という。）の図４にそれぞれ記載されているとおり、古くから慣用された技術である。

(4) 　相違点③について

昭和４９年４月１日発行の「PLASTICS AGE」第２０巻４月号１０３～１０８頁（甲第１０号証、以下「周知例５」という。）に「一般の熱可塑性樹脂ではロールの表面速度の速いほうに，・・・巻き付く」（１０５頁左欄２０行目～２２行目）と記載され、また、昭和４９年４月１５日発行の「日本ゴム協会誌」第４７巻第４号２３７～２４４頁（甲第１１号証、以下「周知例６」という。）に「ロールの回転が異なる場合，収縮の少なくないゴム・・・は回転による流れだけとなり速度の速いほうのロールに巻付くようになる」（２４１頁右欄９行目～１１行目）と記載されているとおり、ロール間隙を形成している２本のロールの間に周速差がある場合、周速の速いロールにシートが巻き付くことは当業者に周知のことであり、そうすると、順次、後のロールの周速を速くすれば、シートは順次、後のロールに巻き付く結果、必然的に最終ロールからシートを引き取ることができることになる。また、順次、後のロールの周速を速くすると、バンクの回転方向が交互に反対方向になるという望ましい結果が得られる。

したがって、他の条件の許す限り、前のロールよりも後のロールの周速を速くする方が望ましく、このことは、引用例１（甲第３号証）に「理想的な回転バンクを形成するには、古くから経験的に言われているように，前のロールより次のロールのほうが，①周速が速く・・・ほうがよいわけである」（９６ページ左欄２９行目～３５行目）と記載されているとおり、当業者にとって周知の事柄である。すなわち、各ロール周速を第一ロールから順次後方に行くに従って速くする本件第１発明の構成は、当業者に周知の望ましい構成を特定しているにすぎず、その効果も、当業者にとって自明なものである。

(5) 　審決は、「Ｍ形の五本ロールカレンダに第六ロールを加える際の第６ロールの適正な位置についての考察の積み重ねが、当業者にとって容易であるとする理由はない」（審決書１７頁７行目～１０行目）、「軸交叉装置および間隙調整装置に関する考察の積み重ねが、当業者にとって容易であるとする理由はない」（同１８頁１６行目～１８行目）とするが、上記(2)～(4)のとおり、相違点①～③に係る本件第１発明の構成は「考察の積み重ね」を経て初めて想到できるというようなものではなく、これらの判断はいずれも誤りである。

また、審決は、「甲第４号証（注、引用例４）の図１、図２、図５及び図６に示される４本ロールカレンダー、５本ロールカレンダーはそれぞれの事情でそのようなロール構造を採用しているものであって、Ｍ型５本ロールに１本ロールを追加した６本ロールカレンダーにおいてそのようなロール構造が採用できるか否かは、甲第４号証に示されるそれらのロール構造から当業者が容易に想到し得るとはいえない・・・本件発明の６本ロール構造のロール配置は他に適切な配置がない程適切であり、・・・本件第１発明のロール軸交叉装置やロール間隙調整装置の配置も他に選択の余地がない程適当である・・・その効果は、６本ロール構造にすれば必ず得られるというものではないからして、本件第１発明の特定の６本ロール構造としたことによる効果は格別であって、当業者が単純に予測できたものではない。」（審決書２６頁１５行目～２７頁１８行目）とするが、４本ロールカレンダー、５本ロールカレンダーにおいて、「それぞれの事情でそのようなロール構造を採用している」という事実は、当業者が事情に応じてどのようなロール構造を採用すればよいかを知悉していたことを意味する。例えば、４本ロールカレンダーにおいて、Ｚ形４本ロールを採用すれば、カレンダーの高さを低く抑えることができ、また、バンクから次のバンクまでの距離をすべて最短の１／４円周とすることができるため、材料の温度低下が少なく高速化に適している（引用例１（甲第３号証）９３頁左欄２３行目～２７行目）などの利点があり、また、逆Ｌ形４本ロールを採用すれば、上記のロール軸交叉やロール間隙調整が容易にできるなどの利点があるが、これらの利害得失は当業者に自明のことであって、それらを考慮して当該ロール構造を採用しているのである。

したがって、本件第１発明のロール構造による効果が、「６本ロール構造にすれば必ず得られるというものではない」という事実は、「本件第１発明の特定の６本ロール構造としたことによる効果は格別」であるとする根拠とは何らなり得ない。

２　取消事由２（本件第１発明についての公知性判断の誤り）

(1) 　被告作成の図番Ｍ－６２９８の図面（審判乙第１号証（甲第１２号証）、本訴甲第１２号証、以下「６２９８図面」という。）、同Ｍ－６２９９の図面（審判乙第２号証（甲第１３号証）、本訴甲第１３号証、以下「６２９９図面」という。）、同Ｍ－６５０９の図面（審判乙第３号証（甲第１１号証）、本訴甲第１６号証、以下「６５０９図面」という。）、同Ｍ－６５１６の図面（審判乙第４号証、本訴甲第１７号証、以下「６５１６図面」という。）及び同Ｍ－６５１７の図面（審判乙第５号証、本訴甲第１８号証、以下「６５１７図面」という。）、被告の図面台帳（甲第１５号証）、審判における証人【Ｃ】に対する尋問調書（甲第１４号証）、同【Ｄ】に対する尋問調書（甲第１９号証）、同【Ｅ】に対する尋問調書（甲第２２号証）及び同【Ｆ】に対する尋問調書（甲第２３号証）によれば、①被告従業員であった【Ｄ】によって、昭和５６年ころ、６本ロールカレンダーのロール配列が考案され、６２９８図面及び６２９９図面が作成されたところ、６２９８図面には、本件第１発明に係るロール配置のみならず、引取りロール、ロール軸交叉装置及びロール間隙調整装置の各位置も示されており、本件第１発明のすべての構成要件が記載されていること、②６２９８図面及び６２９９図面は、被告の客先からの引合いに応じて作成され、当該客先に提出されたものであり、被告は、その後も別の客先に対して同様の提案を行ったこと、③さらに、被告は、昭和５９年１２月から昭和６０年３月にかけて、６２９８図面及び６２９９図面と同様の６５０９図面、６５１６図面及び６５１７図面を作成し、そのころ、被告従業員【Ｃ】は、これらを【Ｅ】に提示又は交付した上、昭和６０年２月に東京において、同人と６５０９図面に基づいて見積り等の打合せを行ったこと、④被告においては、客先に図面を提示又は交付する場合に、客先に対して特段守秘義務を課すことはしておらず、【Ｅ】に対しても守秘義務は課さなかったこと、以上の事実が認められる。

そうすると、被告は、本件出願（昭和６０年７月５日）よりも前に、守秘義務のない客先に対して、６２９８図面、６２９９図面、６５０９図面、６５１６図面及び６５１７図面を提示又は交付して、本件第１発明の実施に当たる６本ロールカレンダーを公然知られた状態としたのであるから、本件第１発明は、特許法２９条１項１号に該当するものである。

(2) 　審決は、「特に技術開発がらみの引き合いにおける相談において、当事者双方は、互いに秘密保持について特段の要請をしていなくとも、その引き合いの具体的内容を当事者以外の他人に漏らすことは、社会通念上信義に反することであるし、また、証人【Ｃ】氏や【Ｄ】氏は、それらの図面を見せたり説明をしたりした引き合いの相手に守秘義務がない旨を告げたと証言しているわけでもないから、甲第１１～１３号証の図面（注、６５０９図面、６２９８図面及び６２９９図面）を引き合いの相手に見せたり説明したりしたからといって、それだけでその内容が日本国内において公然知られたものであるとすることはできない」（審決書４７頁８行目～２０行目）、「甲第１１～１３号証には、本件第１発明および第２発明に係るロール配置の基本構造だけしか開示されていない」（同４７頁２０行目～４８頁２行目）、「引き合い先である【Ｅ】氏が日本ロール製造株式会社（注、被告）に６本ロールカレンダの図面を提出しその内容を説明したからといって、その６本カレンダーの製作の見積もりの依頼を受けた日本ロール製造株式会社が、勝手に、その内容を他人に漏らすことは社会通念上許されないことであるから、そのことによって、その６本ロールカレンダーが公然知られた状態に至ったということはできない」（同４８頁９行目～１７行目）とした。

しかしながら、【Ｃ】に対する尋問調書（甲第１４号証）によれば、被告が６５０９図面、６２９８図面、６２９９図面等を開示して見積りを行ったのは、単に、客先からの要望に従って手持ちの技術を提案したにすぎないものであって（９～１０頁）、技術情報の交換を伴う共同開発的な「技術開発がらみの引き合い」ではないから、被告が客先に守秘義務がない旨を告げなくとも、特に被告から客先に対する指示がない限りは、客先は守秘義務を負うものではない。そして、【Ｄ】に対する尋問調書（甲第１９号証）によれば、被告が客先に対して秘密保持の指示を行わなかったことは明らかである（１０頁）。

また、６２９８図面には、第６ロールの下部にロール間隙調整装置が、第５ロールの高さの左右にはロール軸交叉装置が記載されている上、引取りロールが第６ロールの右側に配置されていることが記載されているから、実質的に、周速が後方に行くに従って速くなることも記載されており、したがって、審決の「甲第１１～１３号証には、本件第１発明および第２発明に係るロール配置の基本構造だけしか開示されていない」との認定は誤りである。

さらに、原告は、昭和６０年２月６日に【Ｅ】の訪問を受け、その際、同人から本件第１発明の６本ロールカレンダーの内容を聞いており、その後、同年３月８日に、原告の担当者が【Ｅ】と６本ロールカレンダーに関する打合せをした際に、同人から要求を受けて、原告作成のDRAWING NO.Ａ９０８Ｂ１１５４の図面（甲第２４号証の１、以下「原告図面」という。）を同人に送付した。原告図面は、図面台帳（甲第２４号証の２）記載のとおり、昭和６０年２月８日に作成されたものであって（ただし、その作成は、他の顧客からの引合いに基づくものである。）、ロール配置、ロール軸交差装置及びロール間隙調整装置の設置位置が本件第１発明と同一である６本ロールカレンダーが記載されている。

そして、原告は、被告に対してはもとより、【Ｅ】との間においても守秘義務を負うものではないから、仮に【Ｅ】が被告との間で守秘義務を負っていたとしても、原告が【Ｅ】から本件第１発明の内容を聞いたことにより、本件第１発明は公知になったというべきである。

したがって、審決の上記認定判断は誤りである。

３　取消事由３（本件第２発明についての進歩性及び公知性判断の誤り）

「本件第２発明は、・・・本件第１発明を普通に使用する方法である」（審決書４０頁２行目～３行目）ことは認める。

したがって、本件第１発明についての上記取消事由１、２と同一の理由により、本件第２発明も当業者において容易に想到することができたものであり、また、本件出願前に公然知られたものであるから、本件第２発明についての審決の判断も誤りである。

第４被告の反論

審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

１　取消事由１（本件第１発明についての進歩性判断の誤り）について

(1) 　原告は、引用例１及び引用例２の記載を引用して、カレンダーにおいて、必要に応じてロールの数を増やすことが当業者の技術常識に属することであると主張し、また、Ｍ形５本ロールカレンダーにロールを１本追加する場合のロール配置について、その第５ロールの下側とすることは当業者が極めて容易に思いつく選択であると主張する。

しかしながら、ロールの数を増やすと、材料がロール間を通り抜ける回数（パス回数）が増えることにより、材料が熱を持って焼けてしまう等の問題が生ずるのであり、配置構成に格別の創意工夫を経ることなく、単純にロール数を増やすことはできないが、引用例１は、単にロール数を増やしてマルチロール化を図ることが予想されるということを述べているだけで、６本や７本のロールカレンダーの具体的な構成についての記載はなく、本件第１発明のように特定された６本ロールカレンダーの配置構成については何も示唆していないものであり、その奏する効果を予測させるに足りる記載もない。引用例２も、ロールの数及び配列の変遷をその形態によって比較分類して示したものにすぎず、上記変遷が技術的に進歩性を伴うものではなかった旨を示唆するものではない。

ロール配置には様々な選択があり得る中で、本件第１発明は、総合的な判断による最良の選択として、新規な配置構成を決定したものであって、当該配置位置だけを取り出して、着想することの困難性を論ずることは誤りであるし、また、ロール数の増加と増加されたロールの配置位置とを分けて進歩性を論ずることにも意味はない。

(2) 　また、ロール軸交叉装置を第５ロールに設け、ロール間隙調整装置を第６ロールに設けることは、原告が主張するように当業者にとって白明なことではない。

すなわち、６本のロールカレンダーにあっては、第１ロール、第５ロール、第６ロールに軸交叉装置を設けることが可能であるところ、従来のＭ型５本ロールカレンダーでは、最終ロールにロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を設けているから、６本のロールカレンダーにおいても、最終ロールである第６ロールにロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を設ける選択もあり得たが、本件第１発明は、第５ロールにロール軸交叉装置を設け、第６ロールにロール間隙調整装置を設ける構成としたものである。その理由は、原告の主張するとおり、最終ロールと引取りロールとの平行性を維持するという利点を得るためであって、この点は、本件第１発明の進歩性が発現している点の一つである。

原告は、周知例１～４を引用して、Ｌ型や逆Ｌ型４本ロールカレンダーにおいて、第３ロールに軸交叉装置を設け、第４ロールに間隙調整装置を設けることが慣用技術であると主張するが、本件第１発明は、Ｌ字型又は逆Ｌ字型４本ロールカレンダーに第１ロールと第２ロールを付加しただけのものではなく、当該特定の配置構成を有する６本ロールカレンダーとして、技術的に進歩性が認められるものであるから、４本ロールカレンダーについての記載を根拠とする主張は理由がない。

(3) 　さらに、原告は、引用例１の記載を引用して、前のロールよりも後のロールの周速を速くする方が望ましいことは当業者にとって周知の事柄であり、その効果も自明であると主張するが、審決が指摘し（審決書２０頁１２行目～２１頁１６行目）、また、引用例１（甲第３号証）の図１１中央の図、引用例２（甲第４号証）の図１最下段右端の図、周知例４（甲第９号証）の図２(ｂ)に示されるとおり、ロールカレンダーには、最終ロールの周速がその前のロールより遅いという構成もあり、また、各ロールの周速を等速にしている場合もある。

したがって、ロールの周速について上記のような構成を選択することも可能であったが、本件第１発明は、順次、後のロールの周速を速くする構成を選択したものであり、この点も本件第１発明の進歩性が発現している点の一つである。

(4) 　以上のとおり、本件第１発明が当業者において容易に想到することができたとする原告の主張は誤りである。

２　取消事由２（本件第１発明についての公知性判断の誤り）について

(1) 　原告は、被告が本件出願前に、守秘義務のない客先に対して、６２９８図面、６２９９図面、６５０９図面、６５１６図面及び６５１７図面を提示又は交付して、本件第１発明の実施に当たる６本ロールカレンダーを公然知られた状態とした旨主張する。

しかしながら、６２９８図面以外の図面はもとより、原告が、本件第１発明のすべての構成要件が記載されていると主張する６２９８図面によっても、６本のロールの配置はともかく、ロール軸交叉装置及びロール間隙調整装置の各位置並びにロール周速を第１ロールから順次後方にいくに従って速くした点を読み取ることはできない。すなわち、６２９８図面（甲第１２号証）には、６本ロールカレンダーの上端に２本の、左端に３本の、下端に１本の各シャフト及びモーターが記載されているが、そのいずれがロール間隙調整装置で、いずれがロール軸交叉装置であるかについての記載はないから、同図面上それを特定することはできず、また、技術的には第１、第５、第６ロールにロール軸交叉装置を設けることが可能であるから、第５ロールにロール軸交叉装置が設けられているなどと断定することはできない。のみならず、ロール軸交叉装置が内部に設置されている場合には図示されないから、図面だけから第６ロールに設けられている可能性を否定することはできない。したがって、６２９８図面によっても、ロール間隙調整装置が第６ロールに設けられ、ロール軸交叉装置が第５ロールに設けられていることを読み取れないのである。さらに、６２９８図面では、最終ロールの右側に引取りロールを設けること（最終ロールからシートを引き取ることを意味する。）が記載されているが、昭和５６年９月２０日増補第２版発行の「増補・応用ゴム加工技術１２講（上巻）」（乙第２号証）に「１）同一回転速度の場合はゴムは高温ロールに巻き付く。・・・３）以上は天然ゴム配合の場合」（２１７頁下から５行目～３行目）と記載されているとおり、ロール周速を等速とする構成であっても、素材とロールの温度との関係によって、素材を次のロールに巻き付かせることができるから、最終ロールの横に引取りロールがあるからといって、ロールの周速が順次速くなっていることは読み取れないのである。

以上のように、６２９８図面に、本件第１発明のすべての構成要件が記載されているということはできず、また、６２９９図面、６５０９図面、６５１６図面及び６５１７図面も同様であるから、これらの図面を提示又は交付しても、本件第１発明の実施に当たる６本ロールカレンダーを公然知られた状態としたことにはならない。

(2) 　また、原告は、被告が６５０９図面、６２９８図面等を開示して行った見積りが、客先からの要望に従って手持ちの技術を提案したにすぎず、技術情報の交換を伴う共同開発的な「技術開発がらみの引き合い」ではないから、被告が客先に守秘義務がない旨を告げなくとも、特に被告から客先に対する指示がない限りは、客先は守秘義務を負うものではないと主張する。

しかしながら、本件第１発明が周知事項又は当業者に自明な事項のみによって構成されているものでないことは上記１のとおりであるから、上記各図面を開示することは、審決認定のとおり「技術開発がらみの引き合い」であり、その具体的内容を当事者以外の他人に漏らすことが社会通念上信義に反するものであることを理由に客先に守秘義務がある旨判示した本件審決に誤りはない。

原告は、技術情報の交換を伴う共同開発的なもののみが「技術開発がらみの引き合い」に当たるとするが、そのような限定をする根拠はない。

したがって、被告が上記各図面を開示して行った見積りの相手方（客先）が守秘義務を負うという点からも、本件第１発明の実施に当たる６本ロールカレンダーを公然知られた状態としたことにはならない。

なお、原告は、昭和６０年２月６日に【Ｅ】の訪問を受け、その際、同人から本件第１発明の６本ロールカレンダーの内容を聞いたことにより、本件第１発明は公知になったと主張するが、そのような事実は存在しない。

３　取消事由３（本件第２発明についての進歩性及び公知性判断の誤り）について

原告は、本件第２発明は本件第１発明を普通に使用する方法であるところ、本件第１発明についてと同一の理由により、本件第２発明も当業者において容易に想到することができたものであり、また、本件出願前に公然知られたものであるから、本件第２発明についての審決の判断も誤りであると主張するが、本件第１発明が、当業者において容易に想到することができたもの、又は本件出願前に公然知られたものであるとの主張に理由がないことは上記１、２のとおりであるから、上記主張は前提を欠くものである。

第５当裁判所の判断

１　取消事由１（本件第１発明についての進歩性判断の誤り）について

(2) 　相違点①について

引用例１（甲第３号証）は、原告の従業員による「カレンダ加工」と題する雑誌連載記事の一部であり、ロールカレンダーのロール構造等に関し、Ｚ形４本ロールカレンダー、傾斜Ｚ形４本ロールカレンダー、Ｓ形４本ロールカレンダー、５本ロールカレンダーについて解説した後に、「これから先、目的によってはさらに６本、７本とロールを増して・・・マルチロールカレンダ化も考えられる」（９５頁右欄１１行目～１３行目）との記載があるが、それ以上に、６本ロールカレンダーのロール構造等についての具体的な記載は全くない。また、引用例２（甲第４号証）は、上記引用例１と同一の連載記事の別の一部であって、初期の２本ロールカレンダーに存した問題点の解決策の一つとして、「ロールの本数を３本から４本５本と増してゆく＜多数ロールカレンダ方式＞」（１０１頁中欄８行目～１０行目）が記載されているが、６本ロールカレンダーについても、そのロール構造等についても記載は全くない。そうすると引用例１、２のこれらの記載が、５本ロールカレンダーにロールを追加した６本ロールカレンダーを示唆しているとしても、それぞれの具体的なロール構造を記載、示唆したものということはできない。

他方、引用例２（甲第４号証）の図１（１０１頁）には、５本ロールカレンダーだけでも、直立形、Ｌ形、Ｆ形、Ｍ形の各ロール構造が記載されており、引用例４（甲第８号証）には、さらに５種類の別のロール構造の５本ロールカレンダー（図面第６、第７図、第９～第１１図）が記載されている。

そうすると、５本ロールカレンダーにロールを追加して６本ロールカレンダーとする場合に、その基となる５本ロールカレンダーとして、これらの多様なロール構造の５本ロールカレンダーのうちからＭ形５本ロールカレンダーを選択すること、すなわち、Ｍ形５本ロールカレンダーにロールを１本追加すること自体が、当業者にとって容易であって、何らの発明的工夫を要しないものと即断することはできない。

のみならず、引用例２（甲第４号証）の図１（１０１頁）に、第１ロールから水平右側、垂直下側、水平右側、垂直下側の順で後続のロールを配するＭ形５本ロールカレンダーが、第１ロールから水平右側、垂直下側、水平右側の順で後続のロールを配するＺ形４本ロールカレンダーの発展形態であることが示されており、また、引用例１（甲第３号証）に、「シーティング用Ｚ形カレンダはバンクから次のバンクまでの距離がすべて１／４円周で最も短いために，材料の温度低下が少なく高速化に適している・・・などの利点も多い．」（９３頁左欄２５行目～３１行目）、「わが国ではＺ形にロールを１本追加したＭ形５本ロールカレンダ・・・が採用されている．この形式はバンクと次のバンクとの距離がすべて１／４円周づつで最も短いので，無可塑塩化ビニル樹脂の透明度のよいフィルムや厚いシート類の高速生産には最適である」（９５頁左欄６行目～中欄６行目）との記載があることに照らすと、Ｍ形５本ロールカレンダーは、Ｚ形４本ロールカレンダーの発展形態であって、「バンクから次のバンクまでの距離がすべて１／４円周で最も短い」ことに伴う利点を継承していることが認められる。そして、両者の「バンクから次のバンクまでの距離がすべて１／４円周」とする構成が、第１ロールから水平右側、垂直下側の順を規則的に繰り返して後続のロールを配する両者のロール構造によって実現されていることは明らかであるから、結局、Ｍ形５本ロールカレンダーは、上記の水平右側、垂直下側の順を規則的に繰り返すべく、Ｚ形４本ロールカレンダーの第４ロールの垂直下側にロールを追加することによって、上記「バンクから次のバンクまでの距離がすべて１／４円周で最も短い」ことに伴う利点を継承したものであることはたやすく理解できる事柄である。

そうであれば、仮に、当業者において、Ｍ形５本ロールカレンダーにロールを追加して６本ロールカレンダーとすることに想到したとしても、Ｍ形５本ロールカレンダーがＺ形４本ロールカレンダーの発展形態であること、両者のロール構造の前示特徴及びその作用効果等に照らし、その追加するロールの位置としては、前示水平右側、垂直下側の順を規則的に繰り返すことになる位置、すなわち、Ｍ形５本ロールカレンダーの第５ロールの水平右側を選択するのが自然であるというべきである。引用例２（甲第４号証）に「このようにカレンダ成形の分野も多様化してきたので，カレンダの将来の発展の方向も一様ではない．・・・図２に示すような将来のマルチロールカレンダや複合フィルム成形カレンダなど（筆者の構想）もありうる」（１０２頁中欄７行目～１９行目）とした上、図２（１０２頁）に、「将来のマルチロール高速カレンダーの構想」の１例として、第１ロールから水平右側、垂直下側の順を規則的に繰り返して後続のロールを配する８本ロールカレンダーのロール構造が示されていることは上記の判断を裏付けるものというべきである。

そうすると、そのようなＭ形５本ロールカレンダーのロール構造の技術的特徴を排して、Ｍ形５本ロールカレンダーに追加するロールの位置としてその第５ロールの下側を選択し、相違点①に係る本件第１発明の６本ロールカレンダーの構成とすることは、当業者において容易に想到し得るものではないというべきである。原告は、逆Ｌ形及びＺ形４本ロールカレンダーがともに周知であったから、Ｍ形５本ロールカレンダーに追加するロールを、その第５ロールの下側とすること又はその横側とすることは、ともに当業者が容易に思いつく自然な選択であり、本件第１発明のロール配置はこのうちの下側に配置することを選択したものにすぎないと主張するが、前示のとおりであるから、この主張は採用の限りではない。

(3) 　相違点②について

原告は、(a)第６ロールと引取りロールとの平行性を維持するために、ロール軸交差装置は第５ロールに設けることが、また、第５、第６ロール間のみで間隙を独立に調整するために、ロール間隙調整装置は第６ロールに設けることが望ましいことが、当業者に周知の事柄であり、相違点②に係る本件第１発明の構成は、当業者に自明な望ましい構成を特定しているにすぎないと主張し、さらに、(b)本件第１発明の第１ロールと第２ロールを取り除いたＬ形又は逆Ｌ形の４本ロールカレンダーにおいて、第３ロールに軸交叉装置を設け、第４ロールに間隙調整装置を設けることは古くから慣用された技術であるとも主張する。

しかしながら、上記(b)の主張はもとより、(a)の主張も、結局は、相違点①に係る本件第１発明の具体的なロール構造を前提とするものであることは明らかである。すなわち、周知例１（甲第６号証）の第６図には、Ｚ形４本ロールカレンダーの第４ロール（第３ロールの右側に配置された最終ロール）にロール間隙調節装置、ロール軸交叉装置の両者が設けられ、かつ、同ロールからシートが巻き取られることが示されているところ、仮にＭ形５本ロールカレンダーの第５ロールの右側に第６ロールを配置する６本ロールカレンダーを想定したとすれば、前示のとおり、それは、Ｚ形４本ロールカレンダー及びその発展形態であるＭ形５本ロールカレンダーにおけるロール構造の前示技術的特徴を継承したものとなるから、直前のロールの右側に最終ロールを配した点で共通するＺ形４本ロールカレンダーと同様、最終ロールにロール間隙調節装置、ロール軸交叉装置の両者を設ける構成を選択することが十分考えられるところである。そうすると、そのようなロール構造の６本ロールカレンダーにおいては、ロール軸交差装置を第５ロールに、ロール間隙調整装置を第６ロールにそれぞれ設けることが、当業者にとって自明な事柄であるということはできない。

したがって、原告の上記各主張は、相違点①に係る本件第１発明の具体的なロール構造を前提とするものであるところ、６本ロールカレンダーにおいて、当業者が当該ロール構造を選択すること自体が容易といえないことは上記(2)のとおりであるから、当該ロール構造を前提とする原告の上記主張も直ちに採用することはできない。

(4) 　そうすると、仮に原告主張のとおり、本件第１発明の相違点③に係る構成（各ロール周速を第一ロールから順次後方に行くに従って速くしたこと）自体が当業者に周知であり、その効果（シートが順次、次のロールに巻き付く結果、最終ロールからシートを引き取ることができること及びバンクの回転方向が交互に反対方向になること）そのものが当業者にとって自明なものであるとしても、前示本件第１発明の要旨に規定する構成要件の全体を備えた本件第１発明が、引用例１～３記載の発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできず、また、本件明細書（乙第１号証）の「発明の効果」欄（６頁１１行目～７頁８行目）に記載された効果が、上記構成を備える６本ロールカレンダーの奏する効果として格別のものでないとすることもできない。

したがって、この点につき審決の判断に原告主張の誤りはない。

２　取消事由２（本件第１発明についての公知性判断の誤り）について

(1) 　６２９８図面（甲第１２号証）、６２９９図面（甲第１３号証）、６５０９図面（甲第１６号証）、６５１６図面（甲第１７号証）、６５１７図面（甲第１８号証）、被告の図面台帳（甲第１５号証）並びに審判における証人【Ｃ】に対する尋問調書（甲第１４号証）、同【Ｄ】に対する尋問調書（甲第１９号証）及び同【Ｅ】に対する尋問調書（甲第２２号証、後記採用しない部分を除く。）に、弁論の全趣旨を併せ考えると、①被告においては、客先からの引合いをきっかけとして、昭和５６年ころに、本件第１発明と同一のロール構造を有する６本ロールカレンダーを考案して、同年９月にその計画図である６２９８図面及び６２９９図面を作成し、その後、数件の客先にこの構造の６本ロールカレンダーを提案したことがあったこと、②【Ｅ】は、台湾でロールカレンダーを使用した塩化ビニル加工品製造会社を長年経営し、また、従来から被告と取引関係があって、被告の役員や設計部長であった【Ｃ】らと懇意であったところ、【Ｃ】は、昭和５８年又は５９年ころ台湾で【Ｅ】と会った際に、同人より、ドイツで視察した７本ロールカレンダーについて「うまくない」との評価を聞いたことから、被告において上記①の６本ロールカレンダーの開発を計画していることを同人に話し、そのロール構造をその場で図に描いて見せたところ、同人はそれに賛意を表し、関心を示したこと、③昭和５９年１０月ころ、台湾を訪れた【Ｃ】は、【Ｅ】から、６本ロールカレンダーの見積り依頼を受けたため、被告において、同年１２月２６日ころ、当該見積りのための６５０９図面を作成し、昭和６０年１月中旬ころ、台湾で、【Ｃ】が同図面を【Ｅ】に示して当該見積りの下打合せを行ったこと、④さらに、昭和６０年２月初旬に、【Ｅ】が、【Ｆ】らを伴って被告を訪れ、被告担当者らと６５０９図面に基づき詳細な見積りのための打合せを行ったが、その際、【Ｅ】は自ら作成した６本ロールカレンダーの図面を持参したこと、⑤被告は、当該見積りに関し、昭和６０年３月中旬ころ、６５１６図面及び６５１７図面を作成し、これらも【Ｅ】に対し提示又は交付されたこと、⑥なお、被告は【Ｅ】と上記６本ロールカレンダーにつき秘密保持契約の締結をしたり、同人に対し、これを秘密扱いすることを明示的に求めることはしなかったこと、以上の事実を認めることができ、【Ｅ】に対する尋問調書（甲第２２号証）及び【Ｆ】に対する尋問調書（甲第２３号証）の供述記載中、これに反する部分は採用し難い。

(2) 　ところで、発明の内容が、発明者のために秘密を保つべき関係にある者に知られたとしても、特許法２９条１項１号にいう「公然知られた」には当たらないが、この発明者のために秘密を保つべき関係は、法律上又は契約上秘密保持の義務を課せられることによって生ずるほか、すでに昭和５８～５９年当時から、社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合においても生ずるものであったというべきである。なぜなら、平成２年法律第６６号による旧不正競争防止法（昭和９年法律第１４号）の改正前であるその当時においても、取引社会において、他者の営業秘密を尊重することは、一般的にも当然のこととされており、まして、商取引の当事者間、その他一定の関係にある者相互においては、そのことがより妥当するものであって、当時においても、他人の営業秘密の不正な取得、開示等は不法行為を構成するものとされていたからであり、また、成約等に至る商談等の過程が迅速に、かつ、流動的に推移することが少なくない商取引の実際において、発明に関連した製品、技術等が商談等の対象となることになった都度、発明者側において、その発明につき秘密を保持すべきことをいちいち相手方に指示又は要求し、相手方がそれを理解したことを確認するような過程を経なければ、当該発明に関連した製品、技術等の具体的な内容を開示できないとすれば、取引の円滑迅速な遂行を妨げ、当事者双方の利益にも反することになったからである。殊に生産機器の分野において、その製造販売者と需要者とが新規に開発された技術を含む製品につき商談をする際には、当事者間において格別の秘密保持に関する合意又は明示的な指示や要求がなくとも、需要者が当該新技術を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められ、製造販売者もそうすることを期待し信頼して当該新技術を需要者に開示することは、十分あり得ることであるから、このような場合には、需要者は、社会通念上又は商慣習上、当該新技術につき製造販売者のために秘密を保つべき関係に立つものといわなければならない。

本件において、上記(1)の事実関係に照らせば、【Ｅ】が、【Ｃ】その他の被告担当者から説明を受け、あるいは、提示又は交付を受けた６５０９図面、６５１６図面及び６５１７図面に記載された６本ロールカレンダーが、被告において新規に開発され、公然と知られてはいない技術を含む生産機器に当たるものであって、かつ、【Ｅ】がそのことを認識理解する能力、経験を有していることは明らかである。そして、同人と被告との関係から見て、同人は、我が国の社会通念上又は商慣習上、当該６本ロールカレンダーの商談に際しては、被告側の明示的な指示や要求がなくとも、これを秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められていることを理解しており、また、被告においても、【Ｅ】が上記能力、経験や秘密扱いについての理解を有することを期待し信頼して、当該６本ロールカレンダーを開示したものと推認するのが相当である。

そうすると、【Ｅ】は、社会通念上又は商慣習上、被告側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、当該６本ロールカレンダーの技術内容につき被告のために秘密を保つべき関係にある者ということができるから、６５０９図面、６５１６図面及び６５１７図面に記載された６本ロールカレンダーが本件第１発明の実施に当たるとしても、本件第１発明が公然知られた状態となったものということはできない。

なお、被告が昭和５６年９月ころ以降、数件の客先に６本ロールカレンダーの提案をしたことについての具体的な事実関係を明らかにする証拠はないが、仮にそれが本件第１発明と同一のロール構造を有する６本ロールカレンダーの内容を開示したものであったとしても、上記の認定及び判断に照らし、本件第１発明が公然知られた状態となったものということはできない。

(3) 　原告は、昭和６０年２月６日に原告を訪れた【Ｅ】から、本件第１発明の６本ロールカレンダーの内容を聞いたから、本件第１発明は公知になったとも主張する。

しかしながら、仮に、昭和６０年２月６日に【Ｅ】が原告を訪れ、６本ロールカレンダーについて説明をした事実が存在するとしても、同人の説明の具体的な内容を明らかにする証拠はないから、同人が、前示構成をすべて備えた本件第１発明の内容を原告の担当者らに開示したものと直ちに認めることはできず、したがって、本件第１発明が公然知られた状態となったものと断定することはできない。

なお、原告は、【Ｅ】の要求を受けて、同年３月以降に、ロール配置、ロール軸交差装置及びロール間隙調整装置の設置位置が本件第１発明と同一である６本ロールカレンダーが記載された原告図面（甲第２４号証の１）を同人に送付したとも主張するが、他方において、原告図面が【Ｅ】のした説明とは無関係に作成されたものであるとも主張しており、原告図面の記載から【Ｅ】の説明内容を推認することはできない。また、仮に、原告図面に本件第１発明と同一の発明が記載されているとしても、【Ｅ】が、社会通念上又は商慣習上、原告図面に記載された６本ロールカレンダーの技術内容につき原告のために秘密を保つべき関係にある者に当たることは、前示したところと同様であるから、原告が原告図面を同人に送付したことによって、本件第１発明が公然知られた状態となったものということもできない。

(4) 　したがって、本件第１発明が本件特許出願前に日本国内において公然知られた発明であるということはできないとした審決の判断に原告主張の誤りはない。

３　取消事由３（本件第２発明についての進歩性及び公知性判断の誤り）について

「本件第２発明は、・・・本件第１発明を普通に使用する方法である」（審決書４０頁２行目～３行目）ことは当事者間に争いがない。

そして、原告は、本件第１発明についてと同一の理由により、本件第２発明も当業者において容易に想到することができたものであり、また、本件出願前に公然知られたものであると主張するが、本件第１発明が、当業者において容易に想到することができたものであり、あるいは、本件出願前に公然知られたものであるといえないことは、前示のとおりであるから、原告の上記主張は理由がなく、本件第２発明についての審決の判断に誤りはない。

４　以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。

（裁判長裁判官　篠原勝美　裁判官　石原直樹　裁判官　宮坂昌利）

大判例

東京高等裁判所 平成１１年（行ケ）３６８号 判決 2000年12月25日

主文

東京高等裁判所平成１１年（行ケ）３６８号判決 2000年12月25日