東京高等裁判所 平成１３年（行ケ）２３８号 判決 2001年12月13日
原告
バイオ－ラッドラボラトリーズ、インコーポレイティド
（旧表示ジェネティックシステムズコーポレイション）
訴訟代理人弁護士
上谷清
同
宇井正一
同
笹本摂
同弁理士
福本積
被告
特許庁長官 及川耕造
指定代理人
後藤千恵子
同
森田ひとみ
同
茂木静代
主文
特許庁が平成１０年異議第７３６８３号事件について平成１２年１２月２７日にした決定を取り消す。
訴訟費用は各自の負担とする。
事実
第１請求
主文第１項と同旨
第２前提となる事実
１ 特許庁における手続の経緯
(1) ジエネテイツク システムズ コーポレイシヨン（主文掲記の特許庁の決定書表記の特許権者）は、発明の名称を「ＡＩＤＳ関連病の検出のための合成抗原」とする特許第２７０５７９１号の発明（昭和６１年（１９８６年）４月２１日に、パリ条約による優先権主張を、１９８５年４月２９日、米国（ＵＳ）、同年８月１９日、米国（ＵＳ）、１９８６年３月２６日、米国（ＵＳ）として国際出願され、平成９年１０月９日設定登録。）の特許権者であったが、平成１２年（２０００年）５月２４日に解散して、原告に合併され、原告は、本件の特許権を承継取得し、平成１３年９月４日に、同年８月１３日受付けによる特許権全部移転登録を受けた。
本件特許の特許請求の範囲第１項及び第７項に記載された発明（以下「本件発明」という。）に対して、平成１０年１０月２７日、特許異議の申立てがされ、同申立ては平成１０年異議第７３６８３号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成１２年２月３日、本件発明に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした。
特許庁は、同事件を審理した上、平成１２年１２月２７日、「特許第２７０５７９１号の特許請求の範囲第１項及び第７項に記載された発明についての特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。別紙１決定書写し参照）をし、その謄本は、平成１３年１月２７日、原告に送達された。
(2) 原告は、平成１３年５月１７日、本件明細書の特許請求の範囲を減縮を目的として訂正する訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正２００１－３９０７６号事件として審理した上で、平成１３年６月１９日、上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。別紙２審決書写し参照）をし、その謄本は、同月２９日、原告に送達され、本件訂正審決は確定した。
２ 本件明細書の特許請求の範囲の記載
(1) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲の記載
【第１項】
「1. サンプルを、LAV／HTLV－Ⅲエピトープ部位と免疫学的に競争するエピトープ部位を有するペプチドと混合し、それによって抗体がそのようなペプチドと結合し、特異的結合対複合体を形成し、そして複合体形成の量を決定することを含んで成る、LAV／HTLV－Ⅲウィルス又はLAV／HTLV－Ⅲウィルスに対する抗体を検出するための方法において、アッセイ培地中に、８～50個のアミノ酸から成り、
（Ａ） そして下記のアミノ酸配列：
（Ⅰ）（15）
Asp-Cys-Lys-Thr-Ile-Leu-Lys-Ala-Leu-Gly-Pro-Ala-Ala-Thr-Leu-Glu-Glu-Met-Met-Thr-Ala-Cys,
（Ⅱ）（17）
Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala,
（Ⅳ）（90）
Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Ile-Leu-Asp-Ile-Arg-Gln-Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg,
（Ⅵ）（97）
Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val-Asn-Pro-Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr,
（Ⅶ）（71）
Asp-Thr-Gly-His-Ser-Ser-Gln-Val-Ser-Gln-Asn-Tyr,
（Ⅷ）（36）
Val-Lys-Ile-Glu-Pro-Leu-Gly-Val-Ala-Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg-Ala,
（Ⅹ）（39）
Arg-Ile-Leu-Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Ile-Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys,
（ⅩⅠ）（40）
Lys-Ser-Leu-Glu-Gln-Ile-Trp-Asn-Asn-Met-Thr-Trp-Met-Glu-Trp-Asp-Arg-Glu-Ile-Asn, 又は
（ⅩⅡ）（23）
His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp,
からのLAV／HTLV－Ⅲの少なくとも８個の隣接するアミノ酸を有するペプチドであるか、あるいは
（Ｂ） 上記アミノ酸配列（Ⅰ），（Ⅱ），（Ⅳ），（Ⅵ），（Ⅶ），（Ⅷ），（Ⅹ），（ⅩⅠ）又は（ⅩⅡ）において、１～数個のアミノ酸の付加、欠失及び／又は他のアミノ酸による置換により修飾されているアミノ酸列であって且つLAV／HTLV－Ⅲに対する抗体と反応性を有するか又は巨大分子と結合した場合に該反応性を有するペプチドであって、
巨大分子（それに対する抗体はヒト血清中に実質的に存在しない）に結合しているか又は結合していないペプチドを使用することを特徴とする方法。」
【第７項】
「7. LAV／HTLV－Ⅲエピトープ部位と免疫学的に競争するエピトープ部位を有するペプチドを含んで成る試薬であって、前記ペプチドが８～50個のアミノ酸から成り、
（Ａ） そして下記アミノ酸配列：
（Ⅰ）（15）
Asp-Cys-Lys-Thr-Ile-Leu-Lys-Ala-Leu-Gly-Pro-Ala-Ala-Thr-Leu-Glu-Glu-Met-Met-Thr-Ala-Cys,
（Ⅱ）（17）
Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala,
（Ⅳ）（90）
Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Ile-Leu-Asp-Ile-Arg-Gln-Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg,
（Ⅵ）（97）
Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val-Asn-Pro-Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr,
（Ⅶ）（71）
Asp-Thr-Gly-His-Ser-Ser-Gln-Val-Ser-Gln-Asn-Tyr,
（Ⅷ）（36）
Val-Lys-Ile-Glu-Pro-Leu-Gly-Val-Ala-Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg-Ala,
（Ⅹ）（39）
Arg-Ile-Leu-Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Ile-Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys,
（ⅩⅠ）（40）
Lys-Ser-Leu-Glu-Gln-Ile-Trp-Asn-Asn-Met-Thr-Trp-Met-Glu-Trp-Asp-Arg-Glu-Ile-Asn, 又は
（ⅩⅡ）（23）
His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp,からのLAV／HTLV－Ⅲの少なくとも８個の隣接するアミノ酸を有するペプチドであるか、あるいは
（Ｂ） 上記アミノ酸配列（Ⅰ），（Ⅱ），（Ⅳ），（Ⅵ），（Ⅶ），（Ⅷ），（Ⅹ），（ⅩⅠ）又は（ⅩⅡ）において、１～数個のアミノ酸の付加、欠失及び／又は他のアミノ酸による置換により修飾されているアミノ酸列であって且つLAV／HTLV－Ⅲに対する抗体と反応性を有するか又は巨大分子と結合した場合に該反応性を有するペプチドであって、
巨大分子（それに対する抗体はヒト血清中に実質的に存在しない）に結合しているか又は結合していないペプチドであることを特徴とする試薬。」
(2) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲の記載（上記(1)の下線部が本件訂正審決により削除され、本項(2)の下線部が本件訂正審決により加入された箇所である。）
【第１項】
「1. サンプルを、LAV／HTLV－Ⅲエピトープ部位と免疫学的に競争するエピトープ部位を有するペプチドと混合し、それによって抗体がそのようなペプチドと結合し、特異的結合対複合体を形成し、そして複合体形成の量を決定することを含んで成る、LAV／HTLV－Ⅲウィルス又はLAV／HTLV－Ⅲウィルスに対する抗体を検出するための方法において、アッセイ培地中に、８～50個のアミノ酸から成り、
（Ⅰ）（15）
Asp-Cys-Lys-Thr-Ile-Leu-Lys-Ala-Leu-Gly-Pro-Ala-Ala-Thr-Leu-Glu-Glu-Met-Met-Thr-Ala-Cys,
（Ⅱ）（17）
Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala,
（Ⅳ）（90）
Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Ile-Leu-Asp-Ile-Arg-Gln-Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg,
（Ⅵ）（97）
Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val-Asn-Pro-Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr,
（Ⅶ）（71）
Asp-Thr-Gly-His-Ser-Ser-Gln-Val-Ser-Gln-Asn-Tyr,
（Ⅷ）（36）
Val-Lys-Ile-Glu-Pro-Leu-Gly-Val-Ala-Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg-Ala,
（Ⅹ）（39）
Arg-Ile-Leu-Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Ile-Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys,
（ⅩⅠ）（40）
Lys-Ser-Leu-Glu-Gln-Ile-Trp-Asn-Asn-Met-Thr-Trp-Met-Glu-Trp-Asp-Arg-Glu-Ile-Asn、 又は
（ⅩⅡ）（23）
His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp,からのLAV／HTLV－Ⅲの少なくとも８個の隣接するアミノ酸を有するペプチド〔但し、次のアミノ酸配列：
（ａ） Met-Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala;
（ｂ） Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg-Ala-Glu-Gln-Ala-Ser-Gln-Glu-Val-Lys-Asn-Trp-Met-Thr-Glu-Thr-Leu-Leu-Val-Gln-Asn-Ala-Asn-Pro-Asp-Cys-Lys;
（ｃ） Ala-Ser-Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val;
（ｄ） Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg ;
（ｅ） Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln;及び
（ｆ） Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala
から成るペプチド並びにこれらのペプチドの等価物を除く〕であって、
巨大分子（それに対する抗体はヒト血清中に実質的に存在しない）に結合しているか又は結合していないペプチドを使用することを特徴とする方法。」
【第７項】
「7. LAV／HTLV－Ⅲエピトープ部位と免疫学的に競争するエピトープ部位を有するペプチドを含んで成る試薬であって、前記ペプチドが８～50個のアミノ酸から成り、
（Ⅰ）（15）
Asp-Cys-Lys-Thr-Ile-Leu-Lys-Ala-Leu-Gly-Pro-Ala-Ala-Thr-Leu-Glu-Glu-Met-Met-Thr-Ala-Cys,
（Ⅱ）（17）
Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala,
（Ⅳ）（90）Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Ile-Leu-Asp-Ile-Arg-Gln-Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg,
（Ⅵ）（97）
Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val-Asn-Pro-Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr,
（Ⅶ）（71）
Asp-Thr-Gly-His-Ser-Ser-Gln-Val-Ser-Gln-Asn-Tyr,
（Ⅷ）（36）
Val-Lys-Ile-Glu-Pro-Leu-Gly-Val-Ala-Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg-Ala,
（Ⅹ）（39）
Arg-Ile-Leu-Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Ile-Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys,
（ⅩⅠ）（40）
Lys-Ser-Leu-Glu-Gln-Ile-Trp-Asn-Asn-Met-Thr-Trp-Met-Glu-Trp-Asp-Arg-Glu-Ile-Asn、又は
（ⅩⅡ）（23）
His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp,
からのLAV／HTLV－Ⅲの少なくとも８個の隣接するアミノ酸を有するペプチド〔但し、次のアミノ酸配列：
（ａ） Met-Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala;
（ｂ） Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg-Ala-Glu-Gln-Ala-Ser-Gln-Glu-Val-Lys-Asn-Trp-Met-Thr-Glu-Thr-Leu-Leu-Val-Gln-Asn-Ala-Asn-Pro-Asp-Cys-Lys;
（ｃ） Ala-Ser-Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val;
（ｄ） Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg ;
（ｅ） Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln;及び
（ｆ） Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala
から成るペプチド並びにこれらのペプチドの等価物を除く〕であって、
巨大分子（それに対する抗体はヒト血清中に実質的に存在しない）に結合しているか又は結合していないペプチドであることを特徴とする試薬。」
３ 本件決定の理由の要旨
別紙１決定書写しのとおり、本件決定は、上記１(1)の原告の平成１２年２月３日付けの訂正請求の適否について、当該訂正にかかる本件発明は、特願昭６０－５０４８５３号の出願（１９８５年１０月１８日に、パリ条約による優先権主張を、１９８４年１０月１８日、フランスとして国際出願され、本件発明の出願の後に、出願公開され、又は１９７０年６月１９日にワシントンで作成された特許協力条約２１条に規定する国際公開がされたものである。特表昭６２－５００５９２号公報、国際公開ＷＯ８６／０２３８３号参照）の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の出願翻訳文に記載された発明と同一であり、特許法２９条の２の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、当該訂正は認められないとした上で、本件発明の要旨を上記２(1)の本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲に記載のとおりと認定して、本件発明は、上記と同様の理由により特許法２９条の２の規定に違反しており、取り消されるべきであるとした。
第３当事者の主張の要点
１ 原告
前記第２の１(2)のとおり、本件訂正審決による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、本件発明の特許を取り消した本件決定の取消しを目的とする本件訴訟の係属中に、本件発明について特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂正審決が確定した。
そこで、本件決定が本件発明の要旨を前記第２の２(1)の本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲に記載のとおりと認定したことは誤りに帰し、この瑕疵は違法であるから、本件決定は取り消されなければならない。
２ 被告
原告主張のとおり、本件発明について本件訂正審決が確定したことは認める。
理由
１ 本件訂正審決の確定により本件発明について特許請求の範囲が前記事実欄第２の２(1)から(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって本件発明について特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。
そうすると、本件決定が本件発明の要旨を本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲に記載のとおりと認定したことは、結果的に誤りがあることになり、この誤りは本件決定の結論に影響を及ぼすものとして違法であるから、本件決定は取消しを免れない。
２ よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６２条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 永井紀昭 裁判官 古城春実 裁判官 橋本英史）