東京高等裁判所 平成１３年（行ケ）２９５号 判決 2002年1月30日
原告
日本ポリケム株式会社
訴訟代理人弁理士
須藤阿佐子
被告
特許庁長官 及川耕造
指定代理人
高梨操
同
加藤志麻子
同
森田ひとみ
同
宮川久成
主文
特許庁が異議２０００－７２９０８号事件について平成１３年５月１７日にした決定を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１ 原告
主文と同旨
２ 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は、名称を「積層フィルム」とする特許第３００３９９６号発明（以下「本件発明」という。）の特許権者である。なお、この特許は、平成４年１２月３日、同月２５日及び平成５年５月１３日の各国内優先権を主張して平成５年１１月２６日にされた特許出願（特願平５－２９７０１０号、以下「原出願」という。）の一部を分割して平成９年１２月２４日にした新たな特許出願（特願平９－３５４６３８号）に係り、平成１１年１１月１９日に設定登録されたものである。
上記特許につき特許異議の申立てがされ、異議２０００－７２９０８号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成１３年２月６日、明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）をした。
特許庁は、同特許異議事件について審理した上、同年５月１７日、「訂正を認める。特許第３００３９９６号の請求項１～３に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同年６月２日原告に送達された。
(2) 原告は、本件決定の取消しを求める本訴提起後の同年９月１８日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正２００１－３９１６５号事件として審理した上、同年１２月４日、上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、その謄本は同月１４日原告に送達された。
２ 特許請求の範囲の記載
(1) 設定登録時の特許請求の範囲の記載
【請求項１】 基層とヒートシール層とからなる積層フィルムであって、該シートヒール層はエチレン・α－オレフィン共重合体及びとエチレン重合体を含有する樹脂組成物から形成され、該樹脂組成物のＭＦＲが５～２５／１０分、密度が０．８７～０．９３２ｇ／cm3、Ｑ値が２～１０、ＭＥ（３ｇ）が１．２～２．３、ＭＴが１．０以上であり、ＭＥとＭＴの関係が
ＭＥ≧［０．２×ＭＴ＋１］／ｇ
を満たし、該積層フィルムのヒートシール層同志をシール温度１１０℃；シール圧力２kg／cm2；シール時間１秒でヒートシールした時のシール強度が２．９～５．９kg／１５mmであり、且つ３kg荷重ヒートシール温度が８４～１１４℃である積層フィルム。
【請求項２】 前記樹脂組成物の密度が０．８９～０．９１２ｇ／cm3であり、前記シール強度が３．４～５．９kg／１５mmであり、且つ３kg荷重ヒートシール温度が８４～１００℃である請求項１記載の積層フィルム。
【請求項３】 前記シール強度が４．９～５．９kg／１５mmである請求項２記載の積層フィルム。
【請求項４】 前記エチレン・α－オレフィン共重合体がメタロセン触媒を用いて製造され、且つそのＭＦＲが２～３０ｇ／１０分、密度が０．９３５ｇ／cm3以下であり；前記エチレン重合体が０．１～２０ｇ／１０分のＭＦＲ及び０．９１５～０．９３０ｇ／cm3の密度を有する高圧法ポリエチレンであり；前記樹脂組成物が５０～９９重量％の該エチレン・α－オレフィン共重合体および１～５０重量％の該エチレン重合体を含有する請求項１～３のいずれか一項記載の積層フィルム。
(2) 本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（注、本件訂正請求に係る訂正は、訂正前の請求項１～３を削除するとともに、同４を下記請求項１～３のとおりに訂正するというものである。）
【請求項１】 基層とヒートシール層とからなる積層フィルムであって、該ヒートシール層はメタロセン触媒を用いて製造され、且つそのＭＦＲが２～３０ｇ／１０分、密度が０．９３５ｇ／cm3以下であるエチレン・α－オレフィン共重合体５０～９９重量％及び０．１～２０ｇ／１０分のＭＦＲ及び０．９１５～０．９３０ｇ／cm3の密度を有する高圧法低密度ポリエチレン１～５０重量％を含有する樹脂組成物から形成され、該樹脂組成物のＭＦＲが５～２５ｇ／１０分、密度が０．８７～０．９３２ｇ／cm3、Ｑ値が２～１０、ＭＥ（３ｇ）が１．２～２．３、ＭＴが１．０以上であり、ＭＥとＭＴの関係が
ＭＥ≧［０．２×ＭＴ＋１］／ｇ
を満たし、該積層フィルムのヒートシール層同志をシール温度１１０℃；シール圧力２kg／cm2；シール時間１秒でヒートシールした時のシール強度が２．９～５．９kg／１５mmであり、且つ３kg荷重ヒートシール温度が８４～１１４℃である積層フィルム。
【請求項２】 前記樹脂組成物の密度が０．８９～０．９１２ｇ／cm3であり、前記シール強度が３．４～５．９kg／１５mmであり、且つ３kg荷重ヒートシール温度が８４～１００℃である請求項１記載の積層フィルム。
【請求項３】 前記シール強度が４．９～５．９kg／１５mmである請求項２記載の積層フィルム。
(3) 本件訂正審決に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（注、上記(2)との相違部分を下線で示す。）
【請求項１】 基層とヒートシール層とからなる積層フィルムであって、該ヒートシール層はメタロセン触媒を用いて製造され、且つそのＭＦＲが２～３０ｇ／１０分、密度が０．９３５ｇ／cm3以下、温度上昇溶離分別（ＴＲＥＦ）によって得られる溶出曲線のピークが１つであり、そのピーク温度が２０～８５℃であり、かつ、このピークの［ピークの高さ］／［ピークの１／２の高さにおける幅］（Ｈ／Ｗ）が１以上であるエチレンと炭素数３～１８のα－オレフィンとの共重合体５０～９９重量％及び０．１～２０ｇ／１０分のＭＦＲ及び０．９１５～０．９３０ｇ／cm3の密度を有し、かつ、ＭＥ（３ｇ）は、１．６以上、ＭＴが１．５ｇ以上である高圧法低密度ポリエチレン１～５０重量％を含有する樹脂組成物から形成され、該樹脂組成物のＭＦＲが５～２５ｇ／１０分、密度が０．８７～０．９３２ｇ／cm3、Ｑ値が２～１０、ＭＥ（３ｇ）が１．２～２．３、ＭＴが１．０以上であり、ＭＥとＭＴの関係が
ＭＥ≧［０．２×ＭＴ＋１］／ｇ
を満たし、該積層フィルムのヒートシール層同志をシール温度１１０℃；シール圧力２kg／cm2；シール時間１秒でヒートシールした時のシール強度が２．９～５．９kg／１５mmであり、且つ３kg荷重ヒートシール温度が８４～１１４℃である積層フィルム。
【請求項２】 前記樹脂組成物の密度が０．８９～０．９１２ｇ／cm3であり、前記シール強度が３．４～５．９kg／１５mmであり、且つ３kg荷重ヒートシール温度が８４～１００℃である請求項１記載の積層フィルム。
【請求項３】 前記シール強度が４．９～５．９kg／１５mmである請求項２記載の積層フィルム。
３ 本件決定の理由
本件決定は、本件訂正請求に係る訂正を認め、本件発明の要旨を同訂正後の特許請求の範囲の記載（上記２(2)）のとおり認定した上、本件発明は、原出願の願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲外の点をその要旨とするものであるから、本件に係る出願は特許法４４条１項の規定による適法な分割出願とは認められず、その出願日は分割出願のされた平成９年１２月２４日となるところ、本件発明は、特開平７－２６０７９号公報（原出願に係る公開公報）記載の発明と同一であるから、その特許は、同法２９条１項３号に違反してされたものであり、同法１１３条２号の規定に該当するものとして取り消されるべきとした。
第３当事者の主張
１ 原告
本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定は違法として取り消されるべきである。
２ 被告
本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。
第４当裁判所の判断
本件決定が本件発明の要旨を本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定したこと、他方、本件訂正審決の確定により、特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがないところ、両者の記載を対比した場合に、後者の特許請求の範囲の記載は、前者の特許請求の範囲を減縮したのと同一の結果となっていることは明らかである。
そうすると、本件決定が、本件発明の要旨を上記のとおり認定したことは、結果的に誤りであったことに帰する。そして、これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。
よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用は、原告の申立て等本件訴訟の経過にかんがみ、原告に負担させることとして、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 篠原勝美 裁判官 長沢幸男 裁判官 宮坂昌利）