東京高等裁判所 平成１５年（行ケ）１７号 判決 2005年2月15日
原告
東洋紡績株式会社
訴訟代理人弁理士
高島一
谷口操
土井京子
栗原弘幸
田村弥栄子
山本健二
幸芳
被告
特許庁長官 小川洋
指定代理人
佐野整
一色由美子
林栄二
大橋信彦
宮坂初男
井出英一郎
主文
特許庁が異議２００１－７２４８８号事件について，平成１４年１２月２日にした決定を取り消す。
訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
主文第１項と同旨の判決。
第２事案の概要
本件は，後記本件特許を取り消すとした決定の取消しを求める事件である。
１ 特許庁等における手続の経緯
(1) 原告は，発明の名称を「脂肪族ポリエステルおよび／またはその共重合体」とする特許第３１４４４１６号（請求項の数３。平成６年９月９日に出願した特願平６－２１６１２９号の分割出願，平成１３年１月５日に設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である（甲２）。
(2) 本件特許について，特許異議の申立てがされ（異議２００１－７２４８８号事件として係属），これに対し，原告は，平成１４年７月２６日，明細書の訂正を請求した（甲１，３）。
(3) 特許庁は，平成１４年１２月２日，上記訂正は認められないとした上，請求項１ないし３に係る特許を取り消す旨の決定をし，その謄本は，同月１８日に原告に送達された。
決定の要旨は，平成１４年７月２６日付け訂正請求に係る訂正は，特許法１２０条の４第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１項ただし書きの各号に規定する何れの目的にも該当しないので，当該訂正は認められない，請求項１ないし３に係る発明は，刊行物１ないし４に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり，請求項１ないし３に係る発明の特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである，というものである（甲１）。
(4) 原告は，平成１５年１月１５日，上記取消決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(5) 原告は，平成１６年９月６日，明細書の特許請求の範囲の記載等を訂正することについて審判を請求したところ（訂正２００４－３９２１２号事件として係属），特許庁は，同年１０月２９日，訂正することを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，上記審決は確定した（甲１１）。
２ 特許請求の範囲の記載
(1) 設定登録当時のもの（甲２）
【請求項１】 下記式（II）および（III）を満足することを特徴とする脂肪族ポリエステルおよび／またはその共重合体；
ＩＶf／ＩＶi≧０．８５ （II）
Ｔ10%（℃）≧３００ （III）
（ここで，ＩＶfおよびＩＶiは，それぞれ２００℃で１時間不活性ガス雰囲気条件下で溶融させたときの溶融前後の還元粘度を示し，Ｔ10%は，不活性ガス気流下で１０℃／分の速度で加熱する熱重量分析において，当初重量の１０重量％がなくなるときの温度を示す。）
【請求項２】 請求項１に記載の脂肪族ポリエステルおよび／またはその共重合体を形成してなるフィルム。
【請求項３】 包装用フィルム，農園芸用マルチフィルム，ショッピングバック，ごみ袋，テープ類，肥料袋または分離膜の用途に使用される請求項２に記載のフィルム。
(2) 平成１４年７月２６日付け訂正請求に係るもの（下線部分が訂正箇所。甲３）
【請求項１】 重合触媒に由来する残留金属を除去する工程の無い製造工程から得た，下記式（II）および（III）を満足することを特徴とする脂肪族ポリエステルおよび／またはその共重合体；
ＩＶf／ＩＶi≧０．８５ （II）
Ｔ10%（℃）≧３００ （III）
（ここで，ＩＶfおよびＩＶiは，それぞれ２００℃で１時間不活性ガス雰囲気条件下で溶融させたときの溶融前後の還元粘度を示し，Ｔ10%は，不活性ガス気流下で１０℃／分の速度で加熱する熱重量分析において，当初重量の１０重量％がなくなるときの温度を示す。）
【請求項２】 請求項１に記載の脂肪族ポリエステルおよび／またはその共重合体を形成してなるフィルム。
【請求項３】 包装用フィルム，農園芸用マルチフィルム，ショッピングバック，ごみ袋，テープ類，肥料袋または分離膜の用途に使用される請求項２に記載のフィルム。
(3) 本件訂正審決に係るもの（下線部分が(1)に対する訂正箇所。甲１１）
【請求項１】 開環重合触媒に下記式（Ｖ）で表されるアルミニウムβ－ジケトン無電荷錯体を用いて製造され，該アルミニウムβ－ジケトン無電荷錯体由来のアルミニウムを６８～１５２ｐｐｍ含有し，下記式（II）および（III）を満足することを特徴とする脂肪族ポリエステルおよび／またはその共重合体；
ＩＶf／ＩＶi≧０．８５ （II）
Ｔ10%（℃）≧３００ （III）
（ここで，ＩＶfおよびＩＶiは，それぞれ２００℃で１時間不活性ガス雰囲気条件下で溶融させたときの溶融前後の還元粘度を示し，Ｔ10%は，不活性ガス気流下で１０℃／分の速度で加熱する熱重量分析において，当初重量の１０重量％がなくなるときの温度を示す。）
file_2.jpg（式中，Ｒａ，Ｒｃはそれぞれ独立してアルキル基，シクロアルキル基またはアリール基であり，Ｒｂは水素原子またはアルキル基，シクロアルキル基またはアリール基であり，このアルキル基，シクロアルキル基またはアリール基は置換ハロゲンを含有しうる）
【請求項２】 請求項１に記載の脂肪族ポリエステルおよび／またはその共重合体を形成してなるフィルム。
【請求項３】 包装用フィルム，農園芸用マルチフィルム，ショッピングバック，ごみ袋，テープ類，肥料袋または分離膜の用途に使用される請求項２に記載のフィルム。
第３原告主張の決定取消事由の要点
決定は，設定登録当時の明細書の特許請求の範囲の記載に基づき，各請求項の発明の要旨を認定したが，本件訂正審決が確定したことにより，結果として，発明の要旨の認定を誤ったことになるところ，この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
第４当裁判所の判断
１ 第２の事実によれば，本件訂正審決が確定したことにより，明細書の特許請求の範囲の記載が第２の２(3)のとおりに訂正されたところ，上記訂正が特許請求の範囲の減縮に当たることは明らかである。
そうすると，設定登録当時の明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて発明の要旨を認定した決定は，結果として，発明の要旨の認定を誤ったものであって，この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
２ したがって，原告主張の決定取消事由は理由があるから，原告の請求は，認容されるべきである。
（裁判長裁判官 塚原朋一 裁判官 塩月秀平 裁判官 高野輝久）