東京高等裁判所 平成８年（行ケ）１９号 判決 1997年11月19日
東京都江戸川区東葛西９丁目３番１号
原告
日本ロール製造株式会社
代表者代表取締役
青木要助
訴訟代理人弁護士
増岡章三
同
増岡研介
同
片山哲章
同弁理士
早川政名
同
長南満輝男
同
細井貞行
東京都千代田区大手町２丁目２番１号
被告
石川島播磨重工業株式会社
代表者代表取締役
武井俊文
訴訟代理人弁護士
大場正成
同
近藤惠嗣
同弁理士
増井忠弐
主文
特許庁が、平成５年審判第１８０４１号事件について、平成７年１２月２２月にした審決中、特許第１７３５１７９号発明の明細書の特許請求の範囲第１項ないし第２項に記載された発明についての特許を無効とするとした部分並びに審判費用の３分の２を被請求人の負担とするとした部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた判決
１ 原告
主文と同旨
２ 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は、名称を「６本ロールカレンダーの構造及び使用方法」とする特許第１７３５１７９号発明（昭和６０年７月５日出願、平成２年８月１６日出願公告、平成５年２月１７日設定登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。
被告は、平成５年９月１４日、原告を被請求人として、本件特許につき無効審判の請求をした。
特許庁は、同請求を平成５年審判第１８０４１号事件として審理したうえ、平成７年１２月２２日、「特許第１７３５１７９号発明の明細書の特許請求の範囲第１項ないし第２項に記載された発明についての特許を無効とする。特許第１７３５１７９号発明の明細書の特許請求の範囲第３項に記載された発明についての審判請求は、成り立たない。審判費用は、その３分の１を請求人の負担とし、３分の２を被請求人の負担とする。」との審決をし、その謄本は、平成８年１月１３日、原告に送達された。
(2) 原告は、平成８年１１月１３日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載並びに図面を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を平成８年審判第１９２６６号事件として審理したうえ、平成９年１月８日、上記訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし、その謄本は、同年２月２６日、原告に送達された。
２ 訂正前の本件発明の特許請求の範囲第１、第２項の記載
(1) ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２とを略水平に並列し、該第二ロールＲ２の下側または上側に第三ロールＲ３を第二ロールＲ２と平行でかつ第一ロールＲ１と略直交状に配置し、該第三ロールＲ３の横側で第一ロールＲ１と反対側に第四ロールＲ４を第三ロールＲ３と略水平でかつ第二ロールＲ２と略直交状に並置し、この第四ロールＲ４の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側に第五ロールＲ５を第四ロールＲ４と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に配置し、更に第五ロールＲ５の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側に第六ロールＲ６を第四ロールＲ４及び第五ロールＲ５と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に設置したことを特徴とする６本ロールカレンダーの構造。
(2) ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２とを略水平に並列し、該第二ロールＲ２の下側または上側に第三ロールＲ３を第二ロールＲ２と平行でかつ第一ロールＲ１と略直交状に配置し、該第三ロールＲ３の横側で第一ロールＲ１と反対側に第四ロールＲ４を第三ロールＲ３と略水平でかつ第二ロールＲ２と略直交状に並置し、この第四ロールＲ４の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側に第五ロールＲ５を第四ロールＲ４と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に配置し、更に第五ロールＲ５の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側に第六ロールＲ６を第四ロールＲ４及び第五ロールＲ５と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に設置した６本ロールカレンダーの構造において、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２との間に高分子材料を投入して両ロール間で圧延し、これを第二ロールＲ２のロール表面に沿って後方に送り、次に第二ロールＲ２と第三ロールＲ３との間で圧延して、順次第三ロールＲ３と第四ロールＲ４との間で圧延し、更に第四ロールＲ４と第五ロールＲ５との間で圧延して、最後に第五ロールＲ５と第六ロールＲ６との間で圧延することを特徴とする６本ロールカレンダーの使用方法。
３ 訂正審決により訂正された後の本件発明の特許請求の範囲第１、第２項の記載
(1) ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２とを略水平に並列し、該第二ロールＲ２の下側または上側に第三ロールＲ３を第二ロールＲ２と平行でかつ第一ロールＲ１方向と略直交状に配置し、該第三ロールＲ３の横側で第一ロールＲ１と反対側位置に第四ロールＲ４を第三ロールＲ３と略水平でかつ第二ロールＲ２方向と略直交状に並置し、この第四ロールＲ４の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側位置にロール軸交叉装置を備えた第五ロールＲ５を第四ロールＲ４と略平行でかつ第三ロールＲ３方向と略直交状に配置し、更に第五ロールＲ５の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側位置にロール間隙調整装置を有する第六ロールＲ６を第四ロールＲ４及び第五ロールＲ５と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に設置し、各ロール周速を第一ロールＲ１から順次後方に行くに従って速くしたことを特徴とする６本ロールカレンダーの構造。
(2) ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２とを略水平に並列し、該第二ロールＲ２の下側または上側に第三ロールＲ３を第二ロールＲ２と平行でかつ第一ロールＲ１方向と略直交状に配置し、該第三ロールＲ３の横側で第一ロールＲ１と反対側位置に第四ロールＲ４を第三ロールＲ３と略水平でかつ第二ロールＲ２方向と略直交状に並置し、この第四ロールＲ４の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側位置にロール軸交叉装置を備えた第五ロールＲ５を第四ロールＲ４と略平行でかつ第三ロールＲ３方向と略直交状に配置し、更に第五ロールＲ５の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側位置にロール間隙調整装置を有する第六ロールＲ６を第四ロールＲ４及び第五ロールＲ５と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に設置し、各ロール周速を第一ロールＲ１から順次後方に行くに従って速くした６本ロールカレンダーの構造において、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２との間に高分子材料を投入して両ロール間で圧延し、これを第二ロールＲ２のロール表面に沿って後方に送り、次に第二ロールＲ２と第三ロールＲ３との間で圧延して、順次第三ロールＲ３と第四ロールＲ４との間で圧延し、更に第四ロールＲ４と第五ロールＲ５との間で圧延して、最後に第五ロールＲ５と第六ロールＲ６との間で圧延する各ロール間のバンクの回転が順次反対方向となることを特徴とする６本ロールカレンダーの使用方法。
（注 下線部分が訂正箇所である。）
４ 審決の理由の要旨
審決は、別添審決書写し記載のとおり、本件発明の特許請求の範囲第１項に係る発明（以下「本件第１発明」という。）及び同第２項に係る発明（以下「本件第２発明」という。）の要旨を訂正前の特許請求の範囲第１、第２項記載のとおりと認定したうえで、本件第１、第２発明は、いずれも本件特許出願前に頒布された刊行物である「ｐｌａｓｔｉｃｓ ａｇｅ」第２０巻８月号（以下「引用例１」という。）及び同第２０巻６月号（以下「引用例２」という。）に記載されたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件第１、第２発明に係る特許は、特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり、同法１２３条１項場１号に該当し、無効にすべきものとした。
第３ 原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由のうち、本件第１、第２発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲第１項及び第２項記載のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により特許請求の範囲第１項及び策２項が前示のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになるので否認する。
審決が本件第１、第２発明の要旨の認定を誤った瑕疵は、その結論に影響を及ぼすものであるから、審決は違法として取り消されなければならない。
１ 審決は、「本件特許請求の範囲第１項の記載からみると、本件図面第２図および第６図に示されるようにロールＲ５の表面に沿わせてからシートが剥される場合、つまり、ロールＲ６にロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を兼備させた６本ロールカレンダーも本件発明に含まれるものと認められる。そして、該二つの６本ロールカレンダーの場合には、・・・Ｂ４バンクとＢ５バンクでの材料回転方向が同じになり、バンクＢ５内における材料の転換に効果がないという欠点があるものと認められるから、本件発明の特定配置には、上記本件発明の効果を奏さないものも含まれているものと認められる。」（審決書１１頁１～１５行）とし、この認定を重要な要素として、訂正前の本件第１、第２発明が引用例１、２に記載されたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと判断し、本件第１、第２発明に係る特許を無効とした。
しかしながら、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の訂正並びに図面第２図、第３図の削除によって、第六ロールＲ６にロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を兼備させた６本ロールカレンダーが特許請求の範囲第１、第２項に含まれないことが明確となったから、そのようなロールカレンダーが本件第１、第２発明の範囲に含まれるとすることは誤りであり、これを前提として、訂正前の特許請求の範囲第１項に記載された６本ロールの配置（以下、審決に従って「特定配置」という。）には、各バンクにおける材料の回転が順次反対方向となって材料の転換が十分に行なわれるという本件第１、第２発明の効果を奏さないものがあるとした認定も誤りである。
そして、この認定の誤りが審決の結論に影響を及ぼすものであることは、審決の理由の説示に照らして明らかである。
２ 被告の主張のうち、ロール軸交叉装置及びロール間隙調整装置の各技術的意義、並びにロール間隙を通過した材料シートが一般に周速の速いロール側に巻き付くこと、及び各ロール間のバンクにおける材料の回転方向は各ロールの周速差によって定まり、ロール周速を第一ロールＲ１から順次後方に行くに従って速くすることによって各ロール間のバンクにおける材料の回転が順次反対方向となるという結果が生ずることは、それ自体としては認める。
しかし、本件の特許請求の範囲の訂正は、単に、訂正前の特許請求の範囲に周知慣用技術を付加したというものではなく、特許請求の範囲の訂正によっても、審決の認定した本件特許の無効事由が解消されたことにはならないとする被告の主張は、誤りである。
また、その訂正が単なる周知慣用技術の付加に止まるものであるかどうかは、訂正後の特許請求の範囲を前提として本件特許に無効事由が存するかどうかの判断と併せて、まず、特許庁の審判において審理されるべき事柄である。
第４ 被告の反論の要点
訂正審決の確定により特許請求の範囲第１項及び第２項が前示のとおり訂正されたことは認める。
しかしながら、審決が本件特許を無効とした事由は訂正審決によっても解消されておらず、訂正後の特許請求の範囲を前提としても、同一の無効事由によって本件特許を無効とすることが可能である。このような場合には、発明の要旨の認定の誤りを理由として、審決を取り消すべきではない。
１ 訂正後の特許請求の範囲第１、第２項は、実質的に、訂正前の特許請求の範囲に、<１>第五ロールＲ５かロール軸交叉装置を備えること、<２>第六ロールＲ６がロール間隙調整装置を有すること、<３>各ロール周速を第一ロールＲ１から順次後方に行くに従って速くすることの３点を付加したものである。なお、各ロール間のバンクにおける材料の回転が順次反対方向となることは、各ロール周速を第一ロールＲ１から順次後方に行くに従って速くすることの必然的な結果である。
そして、上記３点の付加は、当業者にとって自明の周知慣用の技術を付加したにすぎないものである。
２ ところで、審決は、訂正前の特許請求の範囲第１項に記載された６本ロールの配置（特定配置）の構成が容易であること（審決書１２頁１４行～１５頁１５行）、及び特定配置による顕著な効果がないこと（審決書１０頁１３行～１２頁１３行）の２点を、本件特許の無効事由としたものであり、特定配置による顕著な効果がないことの例証として、訂正前の本件第１、第２発明に含まれるものと認められる第六ロールＲ６にロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を兼備させた６本ロールカレンダーの場合には、Ｂ４バンクとＢ５バンクでの材料回転方向が同じとなるために、バンクの回転が順次反対方向となってバンク内の材料の転換も十分に行なわれるという本件発明の効果を奏さないことを挙げているものである。
原告は、特許請求の範囲の訂正によって、第六ロールＲ６にロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を兼備させた６本ロールカレンダーが本件発明に含まれるとの審決の認定が誤りとなったと主張するが、審決の認定は、特定配置そのものからは、バンクにおける材料の回転が順次反対方向となるという効果が導かれないという点にあり、そのこと自体は、特許請求の範囲の訂正によって影響を受けるものではない。特許請求の範囲の訂正によって、バンクにおける材料の回転が順次反対方向となったのは、ロール周速を順次後方に行くに従って速くする周知慣用技術を付加したからであって、ロールの配置とは無関係である。
そして、周知慣用技術を付加しただけの特許請求の範囲の訂正は、形式的には特許請求の範囲の減縮に当るとしても、実質的には、その訂正の前後で特許請求の範囲に変更があったということはできない。また、本件第１、第２発明に、上記の各周知慣用技術を付加することは当業者であれば極めて容易になしうることである。
したがって、特許請求の範囲の訂正により、審決が認定した本件特許の無効事由が解消されたことにはならない。
３ そうすると、仮に発明の要旨の認定の誤りを理由として、審決を取り消す判決がなされたとしでも、再度の審判において、審決と同一の理由によって本件特許を無効とする審決を行なうことが可能であるし、そのような審決がなされる可能性が強い。そうであれば、改めて同一の無効事由の存否を争点として審決取消訴訟が提起されることになり、審決を取り消す意味はなく、紛争の解決が遅れる結果が生ずるだけである。
原告は、本件の特許請求の範囲の訂正が、訂正前の特許請求の範囲に周知慣用技術を付加したものであることを争い、かつその訂正が単なる周知慣用技術の付加に止まるものであるかどうかは特許庁の審判において審理されるべき事柄であると主張するが、そのことは裁判所において判断できることであり、判断すべきことである。
第５ 証拠
本件記録中の書証目録の記載を引用する。書証の成立については、甲第３１号証を除き、当事者間に争いがない。
第６ 当裁判所の判断
１ 訂正審決の確定によって、本件明細書の特許請求の範囲第１、第２項の記載が前示のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、そうすると、審決が、本件第１、第２発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲第１、第２項記載のとおりと認定したことは、結果的に誤りであったものと認められる。
そこで、本件第１、第２発明の要旨の認定の誤りが、審決の結論に影響を及ぼす瑕疵に当たるかどうかについて検討する。
別添審決書写し記載のとおり、審決が、本件第１、第２発明に係る特許を無効とした理由は、訂正前の本件第１発明には、訂正前の本件図面第２図及び第６図に示されていたロールＲ６にロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を兼備させる構成の６本ロールカレンダーが含まれており、この「本件図面の第２図および第６図の二つの６本ロールカレンダーについては、バンク数を増やす以外の格別の効果があるものではないから・・・、該格別の効果を奏さない場合も含む本件発明の６本ロールの特定配置は、Ｍ形５本ロールカレンダーに１本のロールを付加する上記三通りの態様（注、引用例１、２に示唆されている態様）のうちの一つを単に選択してみたにすぎないもの」（審決書１５頁１～１５行）であり、「本件第２発明は、本件第１発明を普通の方法で使用してみたにすぎないもの」（同１５頁１６～１７行）であるという点にあると認められる。
これに対し、訂正後の本件第１、第２発明は、訂正前の６本カレンダーの配置（特定配置）は変えないものの、第六ロールＲ６にロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を兼備させることなく、ロール軸交叉装置を第五ロールＲ５に、ロール間隙調整装置を第六ロールＲ６に、それぞれ分けて備える構成としたものであると認められ、また、訂正後は、各ロール周速を第一ロールＲ１から順次後方に行くに従って速くするとの構成を採用したことも認められるところ、そのことによって、各ロール間のバンクにおける材料の回転が順次反対方向となるという結果が生ずることは、当事者間に争いがない。
このように、訂正後の本件第１、第２発明が、訂正前の構成のほかに、上記の構成を付加し、これにより、訂正前の本件第１、第２発明とは異なる効果を奏するものである以上、これに対して、審決が訂正前の本件第１、第２発明についてした判断と同一の判断によって、発明が容易に推考されるものとすることはできない。
そうである以上、審決が結果的に本件第１、第２発明の要旨の認定を誤ったことは、審決の結論に影響を及ぼす瑕疵に当たるものといわなければならず、審決は違法として取消を免れない。
被告は、本件訂正により特許請求の範囲第１、第２項に付加された事項は、すべて周知慣用の技術であり、周知慣用技術を付加しただけの特許請求の範囲の訂正は、実質的には、その訂正の前後で特許請求の範囲に変更があったということはできないとし、また、本件第１、第２発明に、そのような周知慣用技術を付加することは当業者であれば極めて容易になしうることであると主張する。しかし、この被告主張の各点は、いずれも本件訂正審判において正に判断されるべき事項であったのであり、仮に被告主張の点が認められるとすれば、当然ながら、本件訂正は認容されるべきではなかったのである。ところが、本件訂正審決（甲第３９号証）において、被告主張の容易推考性についての審理が充分にされた形跡は窺われないのであって、被告主張の紛争の解決の遅れる結果が生ずる第１の原因は、ここにあるのである。
なお、付言するに、法が訂正審判の請求を認容するための要件の１つとして明定している「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない」（平成５年法律第２６号による改正前の特許法１２６条３項）との要件につき、この「要件の審理は一応のものでよく、そこでは厳密な意味においての特許無効審判と均等の審理が尽くされる必要がない」（昭和５４年審判第１４７２３号事件の昭和５６年３月２６日付け訂正異議の決定、参考審判決集(6)３６１頁）とする見解は、線の規定の趣旨に沿わない独自の見解であって、上記被告主張の点が問われるような場合にまで、この見解に従うべきいわれはない。
２ よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法８９条を通用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 牧野利秋 裁判官 石原直樹 裁判官 清水節）
平成５年審判第１８０４１号
審決
東京都千代田区大手町２丁目２番１号
請求人 石川島播磨重工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目２番１号 新大手町ビル ２０６区 湯浅・原法律特許事務所
代理人弁理士 大場正成
東京都千代田区大手町二丁目２番１号 新大手町ビル２０６区 湯浅・原法律特許事務所
代理人弁理士 増井忠弐
東京都千代田区大手町二丁目２番１号 新大手町ビル２０６区 湯浅法律特許事務所
代理人弁護士 近藤惠嗣
東京都江戸川区東葛西９丁目３番１号
被請求人 日本ロール製造 株式会社
東京都文京区白山５－１４－７
代理人弁理士 早川政名
上記当事者間の特許第１７３５１７９号発明「６本ロールカレンダーの構造及び使用方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
特許第１７３５１７９号発明の明細書の特許請求の範囲第１項ないし第２項に記載された発明についての特許を無効とする。
特許第１７３５１７９号発明の明細書の特許請求の範囲第３項に記載された発明についての審判請求は、成り立たない。
審判費用は、その３分の１を請求人の負担とし、３分の２を被請求人の負担とする。
理由
Ⅰ． 本件特許第１７３５１７９号発明は、昭和６０年７月５日に出願され、平成５年２月１７日にその特許権の設定の登録がなされたものであって、その３発明の要旨は、明細書および図面の記載からみて、その特許請求の範囲第１～３項に記載されたとおりのものと認められるところ、その第１項に記載された発明（以下、本件第１発明という。）および第２項に記載された発明（以下、本件第２発明という。）は次のとおりである。
「１ ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２とを略水平に並列し、該第二ロールＲ２の下側または上側に第三ロールＲ３を第二ロールＲ２と平行でかつ第一ロールＲ１と略直交状に配置し、該第三ロールＲ３の横側で第一ロールＲ１と反対側に第四ロールＲ４を第三ロールＲ３と略水平でかつ第二ロールＲ２と略直交状に並置し、この第四ロールＲ４の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側に第五ロールＲ５を第四ロールＲ４と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に配置し、更に第五ロールＲ５の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側に第六ロールＲ６を第四ロールＲ４及び第五ロールＲ５と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に設置したことを特徴とする６本ロールカレンダーの構造。
２ ゴム及びプラスチック等の高分子用カレンダーにおいて、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２とを略水平に並列し、該第二ロールＲ２の下側または上側に第三ロールＲ３を第二ロールＲ２と平行でかつ第一ロールＲ１と略直交状に配置し、該第三ロールＲ３の横側で第一ロールＲ１と反対側に第四ロールＲ４を第三ロールＲ３と略水平でかつ第二ロールＲ２と略直交状に並置し、この第四ロールＲ４の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側に第五ロールＲ５を第四ロールＲ４と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に配置し、更に第五ロールＲ５の下側または上側で前記第二ロールＲ２と反対側に第六ロールＲ６を第四ロールＲ４及び第五ロールＲ５と平行でかつ第三ロールＲ３と略直交状に設置した６本ロールカレンダーの構造において、第一ロールＲ１と第二ロールＲ２との間に高分子材料を投入して両ロール間で圧延し、これを第二ロールＲ２のロール表面に沿って後方に送り、次に第二ロールＲ２と第三ロールＲ３との間で圧延して、順次第三ロールＲ３と第四ロールＲ４との間で圧延し、更に第四ロールＲ４と第五ロールＲ５との間で圧延して、最後に第五ロールＲ５と第六ロールＲ６との間で圧延することを特徴とする６本ロールカレンダーの使用方法。」
Ⅱ． これに対して、請求人の提出した上記本件特許出願の出願前日本国内に頒布された刊行物である甲第１号証「Ｐｌａｓｔｉｃｓ Ａｇｅ」第２０巻８月号（１９７４年）、昭和４９年８月１日、株式会社プラスチックス・エージ発行、第９３～９８頁には、Ｚ形４本ロールカレンダに関し、「一直線上に３本またはそれ以上のロールを配置することによって生ずる欠点を除去するために、・・・採用され始めたのがこの形式である。」（９３頁左欄２～６行）、「Ｚ形カレンダをプラスチックのシーティング作業に採用した場合（図９右）でも、Ｎｏ．３ロールはフレームに固定されていて位置の変動がなく、またＢバンクの変動によりＮｏ．３ロールがたわんでも（下向きｆb方向であるから）Ｎｏ．４ロールの軸線に対し多少下方にずれるだけで、最終ゲージ（Ｃバンク）に及ぼす影響は間接的である。したがって、操作に熟練を要さずにフィルムの厚さ精度が正確に保てる特長がある。」（９３頁左欄１３～２２行）、「理論的には長所が多いＺ形カレンダも、実際にプラスチックのシーティング作業に使ってみると欠点がないわけではない。たとえば、Ｚ形では最終のＮｏ．４ロールはギャップを調節したりクロス（軸交叉）するため、引取りロール（Ｔａｋｅ－Ｏｆｆ ｒｏｌｌ）との距離が遠くなって、半溶融状態のシートを引きはがすのにネックイン（幅の収縮）が大きい。・・・そこで最近のプラスチック用カレンダは、・・・後述の傾斜Ｚ形や５本ロールカレンダ、またはロールベンディング装置などを備え改良されたＺ形カレンダなど、目的に応じ国によっても種々の形式が採用され多様化の傾向がみられる。」（第９３頁下から４行～第９４頁左欄１４行）との記載があり、５本ロールカレンダに関し、「最初につくられた５本ロールカレンダは、ＢＥＲＳＴＯＦＦ社（西独）のＬ形５本形式（写真１０、図１１左）の硬質ビニルフィルム用である。Ｌ形４本形式では無可塑フィルムの生産分野で、材料の温度低下などの理由で早くも限界に達したので、その上にもう１本ロールを追加したものと推測される。しかし縦に４本もロールを並べると上背が高く、各ロールギャップを調節する装置も複雑で、操作上も決して便利な構造とは言えない。」（９４頁右欄第２６行～９５頁左欄４行）、「そこで諸外国でもこれを真似たものはほとんどつくられず、わが国ではＺ形にロールを１本追加したＭ形５本ロールカレンダ（写真１１、図１１中）が採用されている。この形式はバンクと次のバンクとの距離がすべて１／４円周づつで最も短いので、無可塑塩化ビニル樹脂の透明度のよいフィルムや厚いシート類の高速生産には最適である。・・・これ以外の５本ロールカレンダの構想としてはＦ形（図１１右）などおもしろい配列で、製品の種類や機械の仕様によっては多目的に利用できる特長がある。・・・これから先、目的によってはさらに６本・・・とロールを増して、前述のようなマルチロールカレンダ化も考えられる」（第９５頁左欄５行～同右欄１３行）との記載があり、第９３頁の図９には、シーティング用（右）Ｚ形カレンダが、また第９４頁の図１１には、シーティング用Ｌ形５本ロール（左）、Ｍ形５本ロール（中）、Ｆ形５本ロール（右）カレンダが示されている。
同じく請求人が提出した本件特許出願の出願前日本国内に頒布された刊行物である甲第２号証「Ｐｌａｓｔｉｃｓ Ａｇｅ」第２０巻６月号（１９７４年）、昭和４９年６月１日、株式会社プラスチックス・エージ発行、第１０１～１０６頁には、「１．カレンダの歴史と進歩１．１カレンダの生い立ち」との表題の下に、「初期の直立２本ロールカレンダでは、その前工程のミクシングミルで混練・予熱された配合ゴム材料をバンクに供給して、１パスでシート化することをねらったが、材料の種類や製品の程度によっては必ずしもすべての目的を達しなかった。すなわち、希望の厚さやその精度・表面のきれいさ・気泡の混入・材料の温度ムラなどの点で２本ロール１パスの限界を知った。これを改善する方向として、一つには金属圧延機のように２本ロール機を１ラインに２台ないし数台直列に並べて順次圧延してゆく<タンデムカレンダ方式>と、もう一方ではロールの本数を３本から４本５本と増してゆく<多数ロールカレンダ方式>とにここで分かれた（図１参照）。」（第１０１頁左欄下から５行～同中欄１１行）との記載があり、「３．カレンダの形式」の表題の下に、「３．３逆Ｌ形およびＬ形４本ロールカレンダ軟質塩化ビニル樹脂のカレンダ加工はもちろんのこと、製品の表面状態や気泡の混入を嫌う一部のゴムシート類のカレンダ成形においても、３本ロールの２パスでは限界があることを悟った。そこで４本ロール３パスカレンダに移行する際に、旧来の直立３本ロール形の上ロールの横にロールを１本追加したのが逆Ｌ形であり、一部欧州では下ロールの側面にロールを追加したのがＬ形カレンダである（図１参照）。もちろん、ゴムの両面貼合せ用カレンダなどには、一直線上に４本のロールを並べた直立４本形式も少数ではあるがないわけではない。しかし、この形式は背が高く、上下両バンクとも垂直で材料供給が困難なばかりでなく、各ロール間のニップ厚を調節するにも機構複雑、操作不便で、しかもロールのタワミ方向の悪影響を温存しているいかにも能のない設計である。これより逆Ｌ形やＬ形のほうが、材料供給バンクが水平で高さも低く、各ロールギャップの調節機構を複雑にしていない点でまさった形式である。」（第１０５頁左欄下から９行～同中欄１４行）、との記載があり、第１０１頁図１には、ロール数が２本から５本に変わってきたカレンダ変遷の歴史が図示されている。
Ⅲ． そこで、本件第１発明と、甲第１号証記載のものとを対比すると、前者は６本ロールをその特許請求の範囲第１項に記載のとおりの配置（以下、特定配置という。）としているのに対して、後者のものは、前記摘示したように「目的によってはさらに６本・・・とロールを増して、前述のようなマルチロールカレンダ化も考えられる」（第９５頁左欄５行～同右欄１３行）とあるように、６本ロールカレンダーにつき示唆はされているが、そのロールの配置については何の記載も示唆もない点で相違する。
Ⅳ． そこで、上記相違点について検討する。
(1)本件明細書第１４頁６～１０行には、本件発明の効果として６本ロールを上記特定配置としたから「バンクの数は５ケ所に達し、それらのバンクの回転が順次反対方向になり、バンク内の材料の転換も充分に行われ品質、外観共に向上し、従来の型では不可能であった厚いシートの生産が出来るものである。」と記載されているが、本件特許請求の範囲第１項の記載からみると、本件図面第２図および第６図に示されるようにロールＲ５の表面に沿わせてからシートが剥される場合、つまり、ロールＲ６にロール間隙調整装置とロール軸交叉装置を兼備させた６本ロールカレンダーも本件発明に含まれるものと認められる。そして、該二つの６本ロールカレンダーの場合には、本件図面第１４図の従来例における太実線に示されるシートの剥し方のように、Ｂ４バンクとＢ５バンクでの材料の回転方向が同じになり、バンクＢ５内における材料の転換に効果がないという欠点があるものと認められるから、本件発明の特定配置には、上記本作発明の効果を奏さないものも含まれているものと認められる。
また、被請求人は、乙第１号証（「合成樹脂」ｖｏｌ．３９ １９９３ Ｎｏ．１２、平成５年１２月１日、社団法人 日本合成樹脂技術協会発行第３６頁）および乙第２号証（軟質ＰＶＣフィルムをカレンダーテストした結果に対する評価を示す表）を提出して、本件発明が従来の逆Ｌ形４本ロールカレンダーあるいは５本ロールカレンダー等に比較して格別な効果を発揮するものである旨主張しているが、該乙各号証には６本ロールカレンダーのロールに関し本数しか記載されていないので、該乙各号証によっては、上記第２図および第６図の二つの６本ロールカレンダーの場合でも本件明細書に記載の効果を奏することを確認することはできない。したがって、上記第２図および第６図の二つの６本ロールカレンダーは、５本以下のロールカレンダーに比して単にバンクの数を増やした効果を奏するにすぎないものと認められる。
(2)一方、<１>甲第２号証には、２本ロールカレンダーから５本ロールカレンダーへの変遷は、バンクが一つの２本ロールでは、希望の厚さやその精度・表面のきれいさ・気泡の混入・材料の温度ムラなどの点で限界があり、改善する方向の一つとしてロールの本数を３本から４本５本と増してゆく<多数ロールカレンダ方式>を採用したことによること、バンク数を増やすために３本ロールから４本ロールに移行する際に、旧来の直立３本ロール形の上ロールの横にロールを１本追加したのが逆Ｌ形であり、下ロールの側面にロールを追加したのがＬ形カレンダーであるが、該逆Ｌ形およびＬ形が、背が高く、上下バンクとも垂直で材料供給が困難等の欠点がある一直線に４本のロールを並べた直立４本形式よりまさった形式であることが開示されているものと認められる。
また<２>甲第１号証には、わが国では５本ロールカレンダーのロール配置がＭ形（第９４頁の第１１図（中）参照）のものが採用されているが、それはＬ形４本形式の欠点を除去するためにその上にもう１本のロールを追加したと推測されるＬ形５本形式が、上記甲第２号証に開示の４本ロールカレンダーのロール配置の欠点と同様の欠点を有することを考慮したことによる旨の記載があり、Ｍ形５本ロールカレンダーはバンクと次のバンクとの距離がすべて１／４円周づつで最も短いので、厚いシート類の高速生産には最適であるとの記載もある。
(3)そして、上記(2)の<１>および<２>の記載に、更に甲第２号証の第１０１頁の「図１ カレンダ変遷の歴史」を加味すると、徒来の（ｎ－１）形ロールカレンダーにロールを１本追加する場合、（ｎ－１）本のロール配置を維持したまま、つまり（ｎ－１）形ロールカレンダーの利点を損なうことなく、最初のロールか、最後の（ｎ－１）ロールに１本付加するのが通常であることが示唆されているものと認められる。
(4)してみれば、上記(2)および(3)の点から、甲第１号証に示唆されている６本ロールからなるマルチカレンダーのロール配置として、甲第１号証および甲第２号証に記載の各種欠点のないＭ形５本ロールカレンダーを基礎として、Ｍ形５本ロールカレンダーの第一ロールの上側に１本のロールを追加するか、第五ロールの右側に１本のロールを追加するか、あるいは同下側に１本のロールを追加する（本件発明の特定配置に相当する。）かの三通りの態様がとり得ることは明らかであって、さらに上記(1)に示したように、本件図面の第２図および第６図の二つの６本ロールカレンダーについては、バンク数を増やす以外の格別の効果があるものではないから（本件発明においては、本件図面の第１２図および第１３図に示す従来例の逆Ｌ形、Ｌ形５本ロールカレンダーにおける間隙調整のための機構上および操作上の複雑さがないが、この点は、Ｍ形５本ロールカレンダーにおいても同様であることは、甲第１号証の記載（第９４頁右欄第１５行～第９５頁中欄２行参照）から明らかである。）、該格別の効果を奏さない場合も含む本件発明の６本ロールの特定配置は、Ｍ形５本ロールカレンダーに１本のロールを付加する上記三通りの態様のうちの一つを単に選択してみたにすぎないものといえる。
Ⅴ． また、本件第２発明は、本件第１発明を普通の方法で使用してみたにすぎないものと認めうれる。
Ⅵ． したがって、本件第１発明および第２発明は、甲第１号証および甲第２号証に記載されたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第１号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
平成７年１２月２２日
審判長 特許庁審判官 （略）
特許庁審判官 （略）
特許庁審判官 （略）