東京高等裁判所 昭和３９年（行ケ）１３０号 判決
（争いのない事実）
一 本件実用新案における登録請求の範囲が原告主張のとおりであること及び原告が右登録請求の範囲の項中「（口径２／２０ｍｍ以上）」とあるを「（口径２／２０ｍｍ以上５／２０ｍｍまで、又は開口総面積０・６ミリ平方メートル以上２・５ミリ平方メートルまで）」とする訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、開口総面積のみを一定の範囲としてもよいとする本件訂正は、前記登録請求の範囲を実質的に変更するものである、として本件訂正審判の請求を斥けたことは、いずれも当事者間に争いがない。
（審決を取り消すべき事由の有無）
二 本件登録実用新案において、紙巻煙草の巻紙に設けられた多数の小孔は、その口径の大きさ及び数と相まち、吸煙に大した支障を来たさない程度の吸引抵抗を保有せしめるものでなければならないことは、その登録請求の範囲から明らかに窺いうるところであるが、このような吸引抵抗の保有という要素を、小孔の口径の大きさによつて定まる各小孔の開口面積と小孔の数の積である開口総面積という基準において限定しようとする技術思想は、前記登録請求の範囲の中からは、到底見出すことはできない。したがつて、前記登録請求の範囲の項中、小孔の口径の最小限のみを規制した部分について、その最大限をも限定するとともに、選択的に開口総面積からする限定をも附加しようとする本件訂正は、審決もいうとおり、前記登録請求の範囲を実質上変更するものといわざるをえない。
原告は、この点に関し、本件訂正は、当初の登録請求の範囲が、やや漠然としていたので、これを限定明確にしようとするもので、吸煙に大した支障を来たさない程度の吸引抵抗を保持できる範囲内においてという当初の条件下において、小孔の口径の最大限又は開口総面積においてさらに限定しようとするもので、登録請求の範囲を実質的に変更するものではないと抗争する。前記登録請求の範囲が明確を欠くことは、原告の自認するとおりであり、したがつて、本件訂正によりそれが明確化されることも、その訂正の文言に徴し明白なところではあるが、たとえ、本件訂正が実用新案法第三十九条第一項第三号にいう「明確でない記載の釈明」に当るとしても、それが、実質上、前記登録請求の範囲には存しなかつた技術点にわたること前判示のとおりである以上、原告の右主張を理由あるものとすることはできない。
さらに、原告は、本件審決は、開口総面積の意味を誤解し、また、小孔の口径の最大限をも限定しようとする訂正の当否についての判断を遺脱した、と主張する。本件審決理由には、小孔の口径の最大限を限定しようとする部分の当否についての判断の跡を発見しえないことは、原告の指摘するとおりであるが、本件訂正は、前記登録請求の範囲の項中の「（口径２／２０ｍｍ以上）」とあるを、（１）「（口径２／２０ｍｍ以上５／２０ｍｍまで）」、（２）「（又は開口総面積０・６ミリ平方メートル以上２・５ミリ平方メートルまで）」と訂正するものであることは、前掲当事者間に争いのない事実から明らかなところであるから、その一部である開口総面積に関する部分が、前認定のとおり、前記登録請求の範囲を実質上変更するものであるといわざるをえない以上、他の部分である小孔の口径に関する部分についての判断を用いるまでもなく、右訂正は、法律上許されないものであることはいうまでもないところであるから、本件審決が小孔の口径に関する部分につき格別の判断を示さなかつたとしても、これをもつて、判断遺脱の違法があるものとすることはできない。なお、開口総面積の字義についても、本件審決の「孔の数（開口総面積）‥‥云々」という表現に徴すれば、原告の非難も当らないものといえないではないが、本件考案における「開口総面積」は、各小孔の面積に小孔の数を乗じて得られる面積を指すものであることは、本件審決の理由自体に徴しても、きわめて明瞭なところであるから、前記のような不正確な表現を捕えて直ちに「開口総面積」の意味を誤解しているものと断ずることは当を得たものとはいえないばかりでなく、本件審決理由中に、のような表現があるからといつて、これをもつて本件審決を違法とするをえないことは、多言を要しないところである。
（むすび）
三 以上説示のとおりであるから、本件をもつて、実用新案法第三十九条第二項の規定に違反したものであり、これを許容することはできないとした本件審決は、結局正当であり、原告主張のような違法はないものといわざるをえない。
一 特許庁における手続の経緯
原告は、昭和三十八年七月二十六日、特許庁に対し，実用新案登録第四九二、九一四号「吸煙中のニコチン含有量を減少せしめ得る紙巻煙草」なる実用新案につき、その登録請求の範囲の項中「（口径２／２０ｍｍ以上）」とあるを「（口径２／２０ｍｍ以上５／２０ｍｍまで、又は開口総面積０・６ミリ平方メートル以上２・５ミリ平方メートルまで）」とする訂正審判の請求（昭和三八年審判第三一二号事件）をしたところ、昭和三十九年八月十九日、「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決があり、該審決の謄本は、同年九月二日、原告に送達された。
二 本件登録請求の範囲
図面に示す如く吸煙に大した支障を来たさない程度の吸引抵抗を保持する範囲において巻紙２に多数の小孔（口径２／２０ｍｍ以上）３を設け、吸煙中のニコチン含有量を減少できるようにした紙巻煙草の構造。
三 審決理由の要点
本件審決は、本件説明書における「実用新案の説明」の項の記載等から、本件考案がその目的を達成するためには、孔の大きさ、その数（開口総面積）、その所在が一定の範囲に選定されることが必要とされていることは明らかであるから、孔の口径には関係なく、開口総面積のみを一定の範囲にしてもよいとする本件訂正は、原説明書の登録請求の範囲を実質的に変更するものと認めるほかなく、したがつて、本件訂正は、実用新案法第三十九条第二項の規定に違反するものである、としている。
四 審決を取り消すべき事由
本件審決が本件訂正をもつて、登録請求の範囲を実質的に変更するものであるとしたことは誤認であり、本件審決は、違法として取消を免かれない。本件訂正は、当初の登録請求の範囲が、前記のとおり、やや漠然としていたので、これをさらに限定し、明確にしようとするもので、登録請求の範囲を実質上変更するものではない。すなわち、当初の登録請求の範囲においては、吸煙に大した支障を来たさない程度の吸引抵抗を保持できる範囲内において巻紙に設けられた小孔の口径の最小限のみを限定していたのを、同一条件下において、さらに、その最大限又は小孔の口径と数の相乗値である開口総面積において限定しようとするものにすぎない。開口総面積を一定範囲とする場合においても、それが小孔の口径及び所在の場所と全く無関係ではないことは、説明書の全記載を統一的に解釈すれば十分窺いうるところである。なお、本件審決は、小孔の口径の最大限を５／２０ｍｍとする訂正の当否についての判断を遺脱し、また、「開口総面積」の意味を誤解している。
（図一）