東京高等裁判所 昭和５２年（行ケ）１６８号 判決 1979年4月10日
原告
日本硝子繊維株式会社
右訴訟代理人
大野精市
被告
特許庁長官
熊谷善二
右指定代理人
富田徹男
外二名
主文
特許庁が昭和五二年七月二七日、同庁昭和四六年審判第八九四一号事件についてした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一 当事者の求める裁判
一 原告
主文と同旨の判決
二 被告
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」
との判決
第二 当事者の主張
一 請求の原因
(一) 特許庁における手続の経緯
原因は、昭和四〇年五月一四日、名称を「光学像伝送用硝子繊維集束棒製造法」とする発明につき特許出願（以下「原出願」という。）をし、昭和四四年八月二六日出願公告（特公昭四四―一九七五五号）されたが、昭和四五年六月一三日、原出願を分割して、名称を「光学繊維束の繊維を平行に配列する方法」とする発明の新たな特許出願（以下「本願」という。）をした。ところが、昭和四六年一〇月五日拒絶査定を受けたので、原告は審判の請求をし、昭和四六年審判第八九四一号事件として審理されたが、昭和四八年四月二日、「本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決がなされた。そこで、原告は、昭和四八年七月二四日、東京高等裁判所に対し右審決の取消しを求める訴えを提起したところ、昭和四八年（行ケ）第八三号事件として審理され、昭和五一年一二月八日、右審決を取消す旨の判決がなされた。そこで、本願は再び特許庁において前記審判事件として更に審理された結果、昭和五二年七月二七日、「本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決があり、その謄本は同年八月三一日に原告に送達された。
(二) 本願発明の要旨
「ばらばらの光学繊維の束の一端付近を結束し、結束部を上にしてその結束部分より前記一端側に在る光学繊維束に流体の圧力を作用させて、その流体を結束部分から各硝子繊維の相互間の間隙を通つて流下させ光学繊維の繊維を平行に配列する方法」
(三) 審決理由の要旨
1 本願発明の要旨は、前項記載のとおりであると認める。
2 本願は、以下に述べる理由により適法な分割出願とは認められず、分割出願に基づく出願日の遡及は適用されないから、その出願日は昭和四五年六月一三日であり、したがつて、同日以前に頒布された特公昭四四―一九七五五号に記載されたものと同一であるから、特許法第二九条第一項第三号の規定により特許を受けることができない。
(1) 適法な分割出願の要件
特許法第四四条の特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願としたときに、新たな特許出願につき出願日の遡及を認めるとするものであり、この規定の趣旨は、一特許出願に包含することのできる発明の範囲が制限されており、出願手続においてこの規定に違反した場合の救済を図つたものと認められる。
ⅰ 特許出願の発明
特許法第三六条によれば、特許出願の願書には明細書を添付し、その発明の詳細な説明の欄において特許を受けようとする発明を詳細に説明し、特許請求の範囲の欄においてその発明に欠くことができない事項のみを記載することにより、特許を受けようとする発明を特定することとされている。したがつて、特許出願の発明が何であるかを認定する場合に、特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべきは理の当然であり、発明の詳細な説明の欄（図面を含めて）に記載された事項は、特許請求の範囲に記載された事項の意味内容を確定するために参照されるに止まり、明細書又は図面に記載された事項のすべてが出願の発明に当ると認めるべき理由はない。
また、特許出願が特許された場合において、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の記載に基づいて定めるものとする特許法第七〇条の規定からみても、明細書又は図面に記載された事項であつても、特許請求の範囲に記載されていない事項をもつて出願の発明と認めるべきでないことが明らかである。
ⅱ 分割出願の原特許出願の発明
右の解釈、運用は、出願発明の新規性、進歩性の判断（法第二九条）、出願発明の個数（法第三八条）、先後願発明の同一（法第三九条）などの出願発明の認定において、多くの審、判決によつて支持され既に定着している。
法第四四条における「二以上の発明を包含する特許出願」の出願発明の認定をこれと異なるものと解さなければならない理由は、少なくとも文理上は見出せない。法は明細書又は図面に記載された事項を指す場合には、出願の発明又はこれに類する用語を使用せず、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」（法第四一条）、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案」（昭和四五年改正法第二九条の二）のように、明らかに用語を異にしている。
ⅲ 分割出願の趣旨
特許出願の分割の規定を設けた趣旨は、前記のように出願手続違反に対する出願人の救済を図つたものであることは明らかである。すなわち、特許請求の範囲に記載された事項によつて構成する発明が、新規性、進歩性の要件を備えたものであつても、一発明又は併合要件を備えない二以上の発明と認められる場合には、その出願手続のみの違反により拒絶されることとなる。補正により、その内の一部の発明については特許を受けることが可能であつても、残りの他の出願の意思表示を明らかにした発明については、新たな出願をしたときに出願日の遡及を認める分割の規定がないときは、新たな出願をしたときに出願日となる不利益を負うことになる。
この分割の規定の趣旨は、パリ同盟条約の規定（一九三四年ロンドンで改正されたパリ同盟条約（昭和一三年条約第五号）の第四条庚及び一九五八年リスボン改正（昭和四〇年条約第九号）による第四条G(2)）からも明らかである。右第四条G(2)に「各同盟国は、この分割を認める場合の条件を定めることができる。」と規定しているが、これは、同項及び前記パリ同盟条約第四条庚による分割出願の規定の主旨を変更して明細書又は図面に記載された事項であれば直ちに分割出願の対象とすべきことを同盟国に義務付けたものと解すべきものではない。
ⅳ 請求人の主張する分割出願の趣旨
請求人は、分割の規定は発明の単一性違反の救済方法に止まらず、特許を請求していなかつたが発明の詳細な説明の欄に開示してある発明について新たに出願する便宜を与え、原出願と同時に出願したものとみなして出願人の利益を図つたものであると主張する。
このような保護を図るべきだという意見は、立法論としてはあり得る。
しかし、請求人の主張するように、分割出願が明細書又は図面に記載された事項から自由に行えるものとすると、原出願が公告され仮保護の権利が発生し、その特許請求の範囲の実質的変更、拡張が許されなくなつた後でも、分割出願により出願日が遡及しながら特許請求の範囲の拡張、変更が自由となり、出願人にとつては権利の内容及び権利の発生時期を選択する自由が大となるが、反面、その対抗を受ける第三者に対して不測の不利益を蒙らせ、不当な結果を生ずる。
なお、特許法施行規則第三〇条の規定は分割出願についての手続規定であり、分割が法第四一条に規定された期間に行われる場合、分割が特許請求の範囲から行われるとしても、その分割の前後において原出願の特許請求の範囲を再び補正できるのであるから、実質上原出願に補正を必要としない場合が存在し、その様な事例について簡略化の規定をおいているに過ぎない。
ⅴ 分割出願と明細書の補正
明細書の補正については、法第四一条に明細書の要旨変更について特別規定が設けられ、出願当初の明細書又は図面に記載されてはいても特許請求の範囲に記載されていない事項、すなわち出願発明と認められないものでも補正により出願発明となり、出願日の遡及が認められることとなる。法第四一条の趣旨は、出願人の保護を図ると共に、明細書の要旨変更という微妙な判断を法律上の擬制により回避したものであるが、対世的効力の対抗を受ける第三者との調和のためその時期は出願公告すべき旨の決定の謄本の送達前とされるものである。
出願の分割と明細書の補正は、その法制定の趣旨は異なるが、適法な分割、補正であればいずれも原出願日に遡つて手続をしたとみなされる点で実質的効力を一にするものである。そして、適法な分割出願であるためには、原出願が二以上の発明を包含するものであることを前提とするが、この特許請求の範囲の記載が一定期間遡及効を持つて補正可能であることから、原出願が補正可能な期間においては実質的に明細書又は図面のみに記載された事項を分割出願の発明とすることが可能となる。
分割出願の手続は、原出願から分割しようとする発明を削除するように原出願の明細書を補正し、同時にその発明につき新たな出願をするのが原則である。実務上、原出願の明細書又は図面にのみ記載された事項を直接分割出願とし、原出願の明細書を補正しない運用も行われているが、これは原出願において明細書又は図面に記載された事項を一旦特許請求の範囲に記載し（出願発明とし）、これを分割出願と同時に削除する両補正手続の省略を認めた運用と解すべきものであるから、このような運用が許されるのは、原出願について補正が可能な期間内に限るものである。
したがつて、前記の運用の結果を形式的にみて、査定又は審決が確定するまでは何時でも原出願の明細書又は図面に記載された事項から直ちに分割出願が可能であり、これが特許庁の慣例であるということはできない。
(2) 本件出願の分割要件の有無
以上のとおり、適法な分割出願と認められるには、本願発明が原出願の発明の一部であることを要するが、原出願の明細書及び図面は本願出願時において特公昭四四―一九七五五号公報通りであつてその後補正されていないから、その特許請求の範囲は次の通りである。
「コアー硝子の外周をそれよりも屈折率の低い硝子で囲繞した硝子繊維を必要本数だけ一端を束ね、その束ねた側から流体を流下して末端まで整然と集束し、その後硝子管に挿入して加熱軟化しながら延伸して蜂の巣状の硝子繊維束棒を得ることを特徴とする光学像伝送用硝子繊維集束棒製造法。」
この原出願の発明が本願発明と別の発明であることは本審判事件につき先になされた審決の取消判決で判示されているところであり、本願発明が原出願の発明と別である以上、本願発明が原出願の発明中に含まれていなかつたこと（すなわち特許請求の範囲に記載された発明でないこと）は当然である。
したがつて、本願は適法な分割出願と認められず、原出願の出願日に出願したものとみなすことはできない。<以下、事実省略>
理由
一請求の原因（一）ないし（三）の各事実は当事者間に争いがない。
二そこで、審決を取り消すべき理由の有無について検討する。
(一) 原出願の特許請求の範囲と本願発明の要旨が審決認定のとおりであること、本願は原出願の出願公告後になされたものであること、本願発明は原出願の明細書の発明の詳細な範囲及び図面に記載されているに過ぎず、特許請求の範囲に含まれていないことは当事者間に争いがない。
(二) 審決は、適法な分割出願の対象となりうる発明は原出願の特許請求の範囲に含まれるものに限られ、明細書の詳細な説明及び図面に含まれているものを含まないと解し、その結果、本願を不適法な分割出願であるとして出願日の遡及効を認めず、この見解を前提に、本願発明を原出願の特許出願公告公報に記載されたものと同一であるとして特許法第二九条第一項第三号を適用した。
(三) そこで、審決の右解釈が正当かどうかについて考えてみる。
1 特許出願にかかる発明が何であるかは明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて認定さるべきことは特許法第三六条第五項、第七〇条により明らかであるから、例えば審決理由2(1)ⅱ記載の事項等の判断において、発明の詳細な説明及び図面に記載された事項は、特許請求の範囲に記載された事項の意味・内容を理解するため参照さるべきものに過ぎず、それ自体出願の発明に当るとみるべきでないことは多言を要しない。しかも、特許法の条文中には、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項」（法四一条）、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案」（法二九条の二。なお、本条は昭和四五年法律第九一号により新設されたもので本件原出願には適用がないが、ここでは適用の有無は問題ではない。）のような表現をとり明細書または図面に記載された事項を指すことを明示しているものもあるので、法第四四条（昭和四五年法律第九一号による改正前のもの。以下同じ。）においてこのような表現がとられていないところからすると、法第四四条により分割出願の対象となりうる発明も、原出願の特許請求の範囲に記載されたものに限られるように見えないでもない。
しかしながら他方、特許請求の範囲に記載された発明についても、そのことを特に表現する必要のある場合は、「特許請求の範囲に記載される一の発明」（法三八条但書）、「一発明（特許請求の範囲に記載された一発明をいう。）」（法一〇七条の表の中）、「特許請求の範囲に記載された二以上の発明」（法一二三条一項）、「特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明」（法一二六条三項）、「特許請求の範囲に記載された二以上の発明」（法一八五条）のような明確な表現を用いているところもあり、このことからいえば、第四一条や第二九条の二に前記のような文言が用いられているのも特にその旨明確に表現する必要があつたためとも考えられ、法第四四条において右のような明確な表現を用いていないからといつて、直ちに、明細書または図面に記載された発明を分割出願の対象から除外すべきであると解すべきことにはならない。かえつて、同条が大正一〇年法以来の「二以上の発明を包含する特許出願」という独特の表現を用いていることは、原出願の特許請求の範囲に記載された発明だけでなく、発明の詳細な説明または図面に記載された発明をも分割出願の対象となるとの解釈を文理上容れる余地があるといいうる。なお、発明の詳細な説明及び図面の記載内容には特許請求の範囲において特定した発明以外の他の発明が記載されていることがありうることを法が予想していることは、前記法第二九条の二の文言からも明らかである。
したがつて、前記問題点についての解釈は、特許法の条文の用語例を検討しただけではいずれとも決し難く、結局分割出願の制度の趣旨に基づき、他の規定との関係をも検討して、決すべきである。
2 そこで、特許制度の本旨に照らし、分割出願の対象となりうる発明の範囲について考えてみる。特許制度の本旨は発明公開の代償として発明者にその独占権を付与する点にあると考えられるから、特許請求の範囲に含まれる発明のみならず、これと同様公開された、発明の詳細な説明または図面記載の発明も分割出願の対象となりうると解するのが法の趣旨に合する（東京高裁昭和五三年五月二日判決・判例タイムズ三六四号二六九頁、同昭和五三年六月二八日判決・同誌三七一号一六六頁参照）。
そして、法第四四条には「1特許出願人は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。2前項の規定による特許出願の分割は、特許出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。」と規定しているだけで、その「発明」を原出願の特許請求の範囲に記載されているものに限定する規定はないし、また出願公告決定（正確にはその謄本の送達。以下同じ。）の前後によつて取扱いを異にする定めもない（後の点は補正の場合と異なるが、この点は次の3で更に検討する。）。
そうすると、分割出願は、その制度の本質から、原出願の特許請求の範囲に記載されている発明についてだけ（例えば併合出願を分割しようとするとき、または誤つて二発明を一発明として出願したとき）許されるのではなくて、発明の詳細な説明または図面に記載されている発明についても許され、このことは出願公告決定の前後を通じて変わらないと解するのが相当である。
3 そして、右のように解しても第三者に対し不測の不利益を蒙らせることにはならないと考えられる。
この点に関し、被告は、明細書または図面の記載事項から出願公告決定後も分割出願ができるとすれば、第三者に不測の不利益を与えることになり、出願公告決定後に特許請求の範囲を拡張、変更する補正を禁じている法第六四条を形骸化する旨主張する。
しかし、補正は、単一の発明につき出願の内容自体を遡及的に変更するものであるから、出願公告後は第三者に対し不測の不利益を与えないよう特別の制限が必要となるが、分割出願の場合は、分割により原出願の明細書または図面の内容が必ずしも変更されるわけではなく、明細書または図面に記載された発明について、別個の新たな出願としてなされ、審査され、さらに新たに出願公告がなされ、出願公告がなされると、その時はじめて特許法第五二条所定の効果が発生するのであるから、分割出願の出願公告前に分割出願と同一発明を実施していた第三者がいたとしても、そのために特許権侵害を問われることはないのである。また、原出願がなされた後、分割出願前に、分割にかかる発明と同一発明につき特許出願した第三者が特許をうけることができなくなるという事態が生ずることが考えられるが、このような事態は、原出願の出願公告前に右のような発明にかかる分割出願がなされ、それが後に公告される場合や、右のような発明について当初から別個の出願がなされていたが、それが後に出願公告される場合などにも起りうるのであつて、原出願の出願公告後の分割出願に特有なことではない。ただ、分割出願に出願日遡及の利益が与えられるが、これは前記分割出願制度の趣旨から来るものである。
要するに、分割出願と補正とは、類似点があるにしても、前記のように趣旨及び効果が異るから、補正の制限の規定から逆に分割出願をも限定的に解すべきものとはならない。
したがつて、本項の被告主張の論点も、2に述べた解釈をとる妨げにはならない。
4 審決はパリ同盟条約を援用しているけれども、同条約四条Gには「各同盟国は、その分割を認める場合の条件を定めることができる」と規定されているのみであるから、発明の詳細な説明または図面に記載されている事項をも分割出願の対象となしうるかどうか、また原出願の出願公告後はどうかは加盟国の法制によつてきまると解するほかないので、同条約の右条項も2に述べた解釈の妨げとはならない。
5 また、特許法第四四条の規定は実用新案法にも準用されている（同法第九条）が、実用新案法には特許法第三八条のような併合出願の制度は設けられていないので、分割出願の対象となしうる発明をもし審決のように限定的に解釈すると、実用新案法が特許法第四四条の規定を準用していることの意味の一半が失われることになる。2に述べた解釈をとることによつてのみ実用新案法の右準用規定を合理的に説明できる。
6 なお、特許法施行規則第三〇条との関係について検討すると、施行規則をもつて特許法の解釈の正当性の根拠となしうるものではないけれども、付言すれば、審決のように分割出願の対象を原出願の特許請求の範囲に記載された発明に限ると解すると、分割出願の際に必ずその発明を原出願の特許請求の範囲から削除する補正を必要とすることになつて、右施行規則は法と整合しないことになる。審決は、この点について運用上の補正省略ということで説明しているが、法により本来必要とされる補正を運用によつて省略することを予定して規則が制定されたと解することは不自然であり、2に述べたような法解釈をとることにより施行規則第三〇条も無理なく理解できるのである。その他、この点についての審決及び被告の見解は採りえない。
(四) 以上の次第で、分割出願の要件についての審決の解釈（二（二）記載）は誤りというほかなく、右の誤つた解釈を前提として本願に出願日の遡及効を認めなかつた審決は違法として取り消しを免れない。<以下、省略>
（小堀勇 小笠原昭夫 石井彦壽）