東京高等裁判所 昭和６０年（行ケ）１５１号 判決
一 請求原因一（特許庁における手続の経緯）、同二１（本件補正前の特許請求の範囲第一項）２（本件補正による特許請求の範囲第一項）、同三１（本件補正却下決定の理由の要点）２（審決の理由の要点）の事実は、当事者間に争いがない。
二 原告は、本件補正却下決定の誤りを主張し、この決定を前提としてなされた審決の違法を主張するので、まず本件補正却下決定が誤りであるとする主張について判断する。
１ 成立に争いのない甲第三ないし第五号証によれば、補正前明細書に記載された本願発明の目的、構成及び効果は次のとおりであることが認められる。
本願発明は、流体式トルクコンバータと減速装置との間にオーバドライブ装置を配置される自動変速機に関するもの（補正前当初明細書第四頁第一二行ないし第一四行）であつて、通常、流体式トルクコンバータと該トルクコンバータに連結されて一以上の複数の減速比を得る減速装置とから成る自動変速機にオーバドライブ装置を付加配置してオーバドライブ（増速駆動）をも得ることのできる構成とする場合には、オーバドライブ装置を減速装置の出力側へ接続する後置式よりも、トルクコンバータと減速装置との間に配置し、オーバドライブ装置の出力側を減速装置の入力側へ接続する前置式の方が、オーバドライブ装置のギア必要強度を小さく、かつ摩擦材の必要容量を小さくでき、耐久性及び価格の点で有利であること、自動変速機は、トルクコンバータと油圧制御装置とを備えているので、作用油圧を発生させるオイルポンプが必要とされるが、オイルポンプはトルクコンバータのポンプインペラに連結されて駆動されなければならないので、前置式の自動変速機の場合、オイルポンプはトルクコンバータとオーバドライブ装置とを仕切る壁内に設けられること、したがつて、オイルポンプは減速装置から離されることになるので、油圧制御装置をオーバドライブ装置下部に設置しなければならず、さらにこれに伴いオーバドライブ装置の下方にオイルパンを新たに付加する必要が生じるが、このことはオーバドライブ装置の取付けにおいて不利である（同第五頁第一行ないし第七頁第一行）との知見に基づき、オーバドライブ装置の付加的な取付けに有利な自動変速機を提供すること（同第七頁第二行、第三行）、すなわち、オーバドライブ装置の付加的な取付けにおいてオーバドライブ装置下部に油圧制御装置及びオイルパンを設置しない点で有利な自動変速機を提供することを目的として設定したものである。
本願発明は、前記の目的を達成するために本件補正前の特許請求の範囲に記載された構成を採択したものであつて、これを分説すると、次のＡ構成及びＢ構成から成る自動変速機である。
Ａ構成 「機関のクランク軸により駆動されるポンプインペラとステータとタービンランナとをもつ流体式トルクコンバータ、該トルクコンバータの周囲を包囲するハウジング、該トルクコンバータに隣接して配置されるオイルポンプボデーとポンプ室を含む空間を該オイルポンプボデーとともに区画するオイルポンプカバーとをもちかつ作用油圧を供給するオイルポンプ、該オイルポンプに隣接してかつ該トルクコンバータに対して同軸的に配置されかつ入力側において該トルクコンバータの該タービンランナへ連結されかつ入力側の動力を一あるいは一未満の減速比で出力側へ伝達するオーバドライブ装置、該オーバドライブ装置を構成する要素を該オイルポンプカバーとともに包囲するオーバドライブケース、該オーバドライブ装置に隣接的にかつ該トルクコンバータに対して、同軸的に配置されかつ入力側において該オーバドライブ装置の出力側へ連結されかつ入力側の動力を一以上の複数の減速比で出力側へ伝達する減速装置、該減速装置を構成する要素の上方及び側方を該オーバドライブケースとともにおおうトランスミツシヨンケース、該減速装置の下方をおおいかつオイルを収容するオイルパン、および該減速装置の下方で該オイルパン内に配設されかつ該オーバドライブ装置と該減速装置とへの油圧供給を制御する油圧制御装置を備える自動変速機」であること。
Ｂ構成 「該オーバドライブケースは、該オイルポンプの吸入口へトルクコンバータ側において接続されるオイルポンプ吸入通路と、該オイルポンプの吐出口へトルクコンバータ側において接続され該油圧制御装置へ減速装置側において接続されるオイルポンプ吐出通路と、該トルクコンバータの入口へトルクコンバータ側において接続され該油圧制御装置へ減速装置側において接続されるトルクコンバータ供給通路と、該トルクコンバータの出口へトルクコンバータ側において接続されるトルクコンバータ排出通路とをもつている」こと。
そして、本願発明の前記構成の下においては、オイルパン内のオイルは、オーバドライブケースのオイルポンプ吸入通路を通つてオイルポンプの吸入口に吸入され、オイルポンプにより加圧され、オイルポンプの吐出口よりオーバドライブケースのオイルポンプ吐出通路を通つてオイルパン内の油圧制御装置へ供給され、油圧制御装置で調圧されたオイルは、オーバドライブケースのトルクコンバータ供給通路を通つてトルクコンバータの入口よりトルクコンバータに供給され、トルクコンバータ内を通つてトルクコンバータを作動させたオイルは、トルクコンバータの出口からオーバドライブケースのトルクコンバータ排出通路を通つてオイルパン内に排出させられるように作用するものと認められ、本願発明はこのような作用を営む技術手段を講ずることによつて、<１> オーバドライブ装置を前記のとおり配置、接続して付加したときにも、油圧制御装置を減速装置の下部に設置することができ、油圧制御装置をオーバドライブ装置の下部に設置する必要がなくなるので新たにオイルパンを付加することを省略することができ、また、<２> オイルパンは一つだけ使用されるので、オイルの注入及びオイル量の検査が簡単である（同第二三頁第一一行ないし第二四頁第三行、なお第二三頁第一一行、第一二行の「減速装置２」は「オーバドライブ装置２」の誤記と認める。）という効果を奏するものである。
２ これに対し、本件補正は、出願公告決定の謄本の送達後の補正であつて、特許請求の範囲の減縮を目的として本件補正前の特許請求の範囲に、「貫通ボルトが該オイルポンプボデーと該オイルポンプカバーと該オーバドライブケースを貫通して該トランスミツシヨンケースに達し該オイルポンプボデーと該オイルポンプカバーと該オーバドライブケースと該トランスミツシヨンケースとを結合している」構成要件（以下「Ｃ構成」という。）を付加するものであることは、当事者間に争いがない。
そして、成立に争いのない甲第六号証によれば、本件補正書には、本件補正前の特許請求の範囲に前記Ｃ構成を付加するほか、補正前当初明細書の発明の詳細な説明中の第一四頁第六行の「配置されている。」を「配置されている。また、オーバドライブケース16はトランスミツシヨンケース18によりインロウにより組付けられ、これにより、オーバドライブ装置２と減速装置３との心合せが容易となる。」と訂正し（本件補正書第四頁第六行ないし第一二行）、第二二頁第六行の「ている。オーバ」を「ている。（中略）供給通路84、排出通路85、吸入通路86、87、および吐出通路91の軸線方向両端の開口はオーバドライブケース16の周方向に関して一致した位置にあり、（中略）複数のボルト22を孔81に貫通させて、オイルポンプボデー20、オイルポンプカバー21、オーバドライブケース16、およびトランスミツシヨンケース18の組付けを行なえば、オーバドライブケース16の軸線方向両側において82～87がそれらの対応通路に自動的に接続されるようになつている。オーバ」と訂正し（同第五頁第二行ないし第六頁第一〇行）、第二四頁第三行の「簡単である。」を「簡単である。さらに本発明ではボルト22がオイルポンプボデー20、オイルポンプカバー21、およびオーバドライブケース16を貫通してトランスミツシヨンケース18に達してこれらオイルポンプボデー20、オイルポンプカバー21、オーバドライブケース16、およびトランスミツシヨンケース18を互いに結合するので、組付け作業の能率が著しく向上する。」と訂正する（同第六頁第一一行ないし第七頁第二行）旨記載されていることが認められる。
本件補正書の右記載事項によれば、本件補正は、本願発明の奏する効果として、前記<１>及び<２>に、<３> オーバドライブ装置と減速装置との心合せが容易になること、<４> オーバドライブケースの軸線方向両側において、オーバドライブケース周辺部において軸方向に貫通している各種通路（82～87）がそれらの対応通路に自動的に接続されるようになること、<５> 組付け作業の能率が著しく向上することを追加するものであることが明らかである。
３ ところで、本件補正却下決定の要旨は、補正前明細書に記載の特許請求の範囲にＣ構成を付加する本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるが、これにより「オーバドライブケースの両端面部におけるオイルポンプ吸入通路などの接続を自動的に正確に行うことができ、組付け作業の効率が著しく向上する」という補正前の目的としていない事項をも目的とするものとなるから、補正後の発明の目的は、補正前の発明の目的の範囲を逸脱するものであり、本件補正は実質上特許請求の範囲を変更するものであるというにある。
そこで、本件補正前の特許請求の範囲に記載された発明の構成に欠くことができない事項に照らし、本件補正が実質上特許請求の範囲を変更するものに該当するかについて検討すると、本件補正前の特許請求の範囲に記載された前記Ａ構成は、その構成要素であるオイルポンプボデー、オイルポンプカバー、オーバドライブケース、及びトランスミツシヨンケースの相互配置関係については規定しているが、それら相互の結合手段については具体的に特定していないことが明らかなところ、本件補正により付加されたＣ構成は、右Ａ構成について、これを、オイルポンプボデー、オイルポンプカバー、オーバドライブケースとを貫通してトランスミツシヨンケースに達する貫通ボルトにより、前記オイルポンプボデーとオイルポンプカバーとオーバドライブケースとトランスミツシヨンケースとを結合する構成とするという形式で右結合手段を具体的に規定したものであるから、前記認定の本件補正前の発明の目的である、オーバドライブ装置の付加的な取付けにおいてオーバドライブ装置の下部に油圧制御装置及びオイルパンを付加しない点で有利な自動変速機を提供することを達成する手段の一つであるＡ構成について単に限定を加えたにすぎないものであつて、Ｃ構成を付加する本件補正は、本件補正前の特許請求の範囲に記載された発明の構成に欠くことのできない事項からみて、本件補正前の発明の目的の範囲内における技術的事項の減縮的変更に該当するものというべきである。
本件補正却下決定が摘示した「オーバドライブケースの両端面部におけるオイルポンプ吸入通路などの接続を自動的に正確に行うことができ、組付け作業の効率が著しく向上する」という点は、本件補正書中に記載された前記認定の「オーバドライブケース16の軸線方向両側において82～87がそれらの対応通路に自動的に接続されるようになつている」及び「ボルト22が（中略）オイルポンプボデー20、オイルポンプカバー21、オーバドライブケース16、およびトランスミツシヨンケース18を互いに結合するので、組付け作業の能率が著しく向上する」との事項を総合して認定したものと解される。
しかしながら、右両事項は、前記認定事実に照らし、いずれもＣ構成を付加したことによつてＡ・Ｂ構成がＣ構成とあいまつて奏する効果として記載されていることが明らかであり、また、実質的にみても、右両事項がＣ構成を付加したことによつてＡ・Ｂ構成がＣ構成とあいまつて奏する効果であると理解することにより、本件補正後の発明を矛盾なく合理的に把握することができ、これをもつて本件補正後の発明の目的として理解すべき理由は見当たらない。
被告は、本件補正により本件補正前の特許請求の範囲に付加するＣ構成は、それ自体、自動変速機においてオイルポンプボデー、オイルポンプカバー、オーバドライブケース、トランスミツシヨンケースの各構成部分同士を結合するときに、組付け作業の効率を著しく向上させるという目的及び効果を有するものであるから、本件補正後の発明は、自動変速機の各構成部分同士の組付け作業の能率を向上させることによつてオーバドライブ装置の付加的な取付けに有利な自動変速機を提供することをその具体的な目的の一つとして含むのに対し、本件補正前の発明はこのような目的を含むものでなく、その特許請求の範囲に示された構成の点からみても、各構成部分同士の結合手段に相当する記載、示唆はなく、また、発明の詳細な説明中にもこれを目的とすることは全く記載、示唆されていないから、本件補正後の発明の目的は本件補正前の発明の目的の範囲を逸脱する旨主張する。
しかしながら、被告が本件補正後の発明の具体的な目的の一つであると主張する、自動変速機の各構成部分同士の組付け作業の能率を向上させることは、本件補正前の特許請求の範囲にＣ構成を付加し、オイルポンプボデー、オイルポンプカバー、オーバドライブケース、及びトランスミツシヨンケースの各構成部分同士の結合手段を具体的に限定したことにより奏する効果とみるべきことは前述のとおりであり、発明の効果即発明の目的と解して補正後の発明を把握し、補正の許否を判断することは、特許出願及びこれに対する審査、審判の客体である発明が記載される明細書の記載事項である発明の目的と発明の効果（特許法第三六条第二項、第三項）との関係、すなわち、発明の目的は、当該発明がその属する技術分野における従来技術との関連においていかなる問題点を解決しようとするかについて出願人が認識した技術的課題を示すものであり（特許法施行規則第二四条、様式第一六備考14、イ参照）、発明の効果は、右問題点を解決するために提案された当該発明の構成によつて生ずる特有の技術的効果であつて（同ハ参照）、目的の達成の程度を示す具体的内容のものでなければならないという両者の関係を不鮮明なものとして、発明の正当な理解を妨げることになるのみならず、特許請求の範囲を減縮する補正においては、減縮によつて構成を限定したことに基づく効果が顕在化する場合があり、その場合において右効果を補正後の発明の目的として把握すると、補正前の発明の目的の範囲を逸脱することになるが、そのように解すると、特許請求の範囲を減縮する当該補正が補正前の発明の目的の範囲を逸脱する目的を含むとの理由により実質上特許請求の範囲を変更するものと取り扱われなければならない結果となり、その限りにおいて、特許法第六四条第一項第一号の規定を無意味にする不合理に陥るから、そのような解釈が誤りであることは明らかといわなければならない。
また、本件補正前の特許請求の範囲に記載されたＡ構成には、その構成要素であるオイルポンプボデー、オイルポンプカバー、オーバドライブケース、及びトランスミツシヨンケースの相互配置の関係が規定され、それら相互の結合手段については具体的に特定されていないものの、その相互配置関係からみて、これらの構成部分同士が相互に結合されているものであることは明らかであるから、本件補正前の特許請求の範囲に右結合手段に相当する示唆すらないという被告の主張は言い過ぎであり、また、本件補正によるＣ構成は、本件補正前の発明の目的である、オーバドライブ装置の付加的な取付けにおいてオーバドライブ装置の下部に油圧制御装置及びオイルパンを付加しない点で有利な自動変速機を提供することを達成する手段の一つであるＡ構成について前記結合手段を具体的に規定するという形式で単に限定を加えたにすぎないことは前述のとおりであるから、本件補正による特許請求の範囲は本件補正前の発明の目的の範囲内のものというべきであり、これと異なる見方に立つ被告の主張も理由がない。
４ 以上のとおりであつて、本件補正は、本件補正前の発明の目的の範囲内における技術的事項の減縮的変更に該当するものというべきところ、本件補正却下決定は、本件補正後の発明の目的についての認定を誤つた結果、本件補正は本件補正前の発明の目的の範囲を逸脱するものであつて、実質上特許請求の範囲を変更するものであると誤つて判断したものというべきである。
三 本件補正却下決定は、本件補正が実質上特許請求の範囲を変更するものと誤つて判断したものであること前述のとおりであつて、本件補正後の発明の要旨は、本件補正前の特許請求の範囲に記載されたＡ構成及びＢ構成にＣ構成を付加した構成から成る自動変速機と認めるべきであるから、本願発明の要旨を本件補正前の特許請求の範囲に記載されたＡ構成及びＢ構成から成る自動変速機と認定した審決は本願発明の要旨を誤認し、その結果、本願発明が「貫通ボルトが該オイルポンプボデーと該オイルポンプカバーと該オーバドライブケースを貫通して該トランスミツシヨンケースに達し該オイルポンプボデーと該オイルポンプカバーと該オーバドライブケースと該トランスミツシヨンケースとを結合している」構成とした点を考慮に入れないで本願発明の特許性の判断をしたものであつて、違法として取消しを免れない。
四 よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容する。
〔編註〕 本願発明の特許請求の範囲は左のとおりである。
１ 本件補正前の特許請求の範囲第一項
機関のクランク軸により駆動されるポンプインペラとステータとタービンランナとをもつ流体式トルクコンバータ、該トルクコンバータの周囲を包囲するハウジング、該トルクコンバータに隣接して配置されるオイルポンプボデーとポンプ室を含む空間を該オイルポンプボデーとともに区画するオイルポンプカバーとをもちかつ作用油圧を供給するオイルポンプ、該オイルポンプに隣接してかつ該トルクコンバータに対して同軸的に配置されかつ入力側において該トルクコンバータの該タービンランナへ連結されかつ入力側の動力を一あるいは一未満の減速比で出力側へ伝達するオーバドライブ装置、該オーバドライブ装置を構成する要素を該オイルポンプカバーとともに包囲するオーバドライブケース、該オーバドライブ装置に隣接的にかつ該トルクコンバータに対して同軸的に配置されかつ入力側において該オーバドライブ装置の出力側へ連結されかつ入力側の動力を一以上の複数の減速比で出力側へ伝達する減速装置、該減速装置を構成する要素の上方および側方を該オーバドライブケースとともにおおうトランスミツシヨンケース、該減速装置の下方をおおいかつオイルを収容するオイルパン、および該減速装置の下方で該オイルパン内に配置されかつ該オーバドライブ装置と該減速装置とへの油圧供給を制御する油圧制御装置を備える自動変速機において、該オーバドライブケースは、該オイルポンプの吸入口へトルクコンバータ側において接続されるオイルポンプ吸入通路と、該オイルポンプの吐出口へトルクコンバータ側において接続され該油圧制御装置へ減速装置側において接続されるオイルポンプ吐出通路と、該トルクコンバータの入口へトルクコンバータ側において接続され該油圧制御装置へ減速装置側において接続されるトルクコンバータ供給通路と、該トルクコンバータの出口へトルクコンバータ側において接続されるトルクコンバータ排出通路とをもつていることを特徴とする、自動変速機。
２ 本件補正による特許請求の範囲第一項
機関のクランク軸により駆動されるポンプインペラとステータとタービンランナとをもつ流体式トルクコンバータ、該トルクコンバータの周囲を包囲するハウジング、該トルクコンバータに隣接して配置されるオイルポンプボデーとポンプ室を含む空間を該オイルポンプボデーとともに区画するオイルポンプカバーとをもちかつ作用油圧を供給するオイルポンプ、該オイルポンプに隣接してかつ該トルクコンバータに対して同軸的に配置されかつ入力側において該トルクコンバータの該タービンランナへ連結されかつ入力側の動力を一あるいは一未満の減速比で出力側へ伝達するオーバドライブ装置、該オーバドライブ装置を構成する要素を該オイルポンプカバーとともに包囲するオーバドライブケース、該オーバドライブ装置に隣接的にかつ該トルクコンバータに対して同軸的に配置されかつ入力側において該オーバドライブ装置の出力側へ連結されかつ入力側の動力を一以上の複数の減速比で出力側へ伝達する減速装置、該減速装置を構成する要素の上方および側方を該オーバドライブケースとともにおおうトランスミツシヨンケース、該減速装置の下方をおおいかつオイルを収容するオイルパン、および該減速装置の下方で該オイルパン内に配置されかつ該オーバドライブ装置と該減速装置とへの油圧供給を制御する油圧制御装置を備える自動変速機において、該オーバドライブケースは、該オイルポンプの吸入口へトルクコンバータ側において接続されるオイルポンプ吸入通路と、該オイルポンプの吐出口へトルクコンバータ側において接続され該油圧制御装置へ減速装置側において接続されるオイルポンプ吐出通路と、該トルクコンバータの入口へトルクコンバータ側において接続され該油圧制御装置へ減速装置側において接続されるトルクコンバータ供給通路と、該トルクコンバータの出口へトルクコンバータ側において接続されるトルクコンバータ排出通路とをもち、貫通ボルトが該オイルポンプボデーと該オイルポンプカバーと該オーバドライブケースとを貫通して該トランスミツシヨンケースに達し該オイルポンプボデーと該オイルポンプカバーと該オーバドライブケースと該トランスミツシヨンケースとを結合していることを特徴とする、自動変速機